Marchi e brevetti

La nuova procedura di opposizione alla registrazione dei marchi

E’ stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che, a partire dal 1° luglio 2011, introduce anche in Italia la possibilità di opporsi alla registrazione di un marchio in conflitto con il proprio diritto anteriore.

Si tratta di una procedura amministrativa che si svolge di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che rappresenta uno strumento più semplice ed economico di una causa civile – che può essere sempre iniziata – per contrastare domande di marchi potenzialmente in conflitto con altri diritti anteriori.

Presupposto per dare inizio alla procedura è la titolarità di una precedente domanda o registrazione italiana o comunitaria, oppure di una registrazione internazionale che designi l’Italia.
E’ prevista anche una ipotesi di opposizione fondata sulla mancanza del consenso alla registrazione di marchio da parte degli aventi diritto all’immagine (se oggetto del marchio è un ritratto) ai nomi di persona e ai segni notori (se questi sono contenuti nel marchio).

L’opposizione potrà essere presentata nei confronti di (i) domande di registrazione di marchio italiane depositate a partire dal 1° maggio 2011 e pubblicate dal mese di luglio 2011 nel Bollettino Ufficiale dei marchi sul sito web www.uibm.gov.it; (ii) registrazioni internazionali designanti l’Italia, pubblicate nella gazzetta della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) a partire dal mese di luglio 2011.
L’opposizione può essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino Ufficiale per i marchi italiani, oppure dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione delle registrazioni internazionali.

Una volta presentata l’opposizione, le parti hanno un periodo di due mesi, prorogabile su istanza delle parti fino a un anno, per raggiungere un accordo di conciliazione. Se le parti non raggiungono un accordo si entra nella fase istruttoria, in cui le parti possono presentare osservazioni e prove a sostegno del rigetto della domanda o dell’opposizione.

L’opposto può richiedere la prova dell’uso del marchio anteriore sul quale è fondata l’opposizione, se questo è registrato da oltre cinque anni. Se l’opponente non fornisce  la prova dell’effettivo uso del marchio per i prodotti o servizi alla base dell’opposizione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l’opposizione viene rigettata e la domanda di marchio procede per la registrazione.

La parte soccombente nella procedura di opposizione può essere condannata a rimborsare le spese di rappresentanza professionale entro un limite di 300 Euro.

Le decisioni dell’UIBM possono essere appellate alla Commissione dei Ricorsi.

(Rocco Lanzavecchia – r.lanzavecchia@lascalaw.com)

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