A partire dallo scorso gennaio è possibile avviare avanti l’UIBM l’accertamento della nullità e decadenza di marchi di impresa registrati in corso di validità. Prima di questa data le azioni potevano essere esperite solo davanti ai tribunali ordinari mentre oggi, grazie all’attuazione della direttiva UE 2015/2436, è possibile accedere a questi procedimenti innanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’entrata in vigore di questi procedimenti è stata a lungo e fortemente attesa, in quanto volta da un lato a rendere possibile il contenimento dei costi delle azioni e dall’altro ad accorciare le tempistiche di emissione dei provvedimenti.
Il nuovo procedimento amministrativo si pone quale alternativa alla via giudiziale e introduce una procedura semplificata caratterizzata da costi e tempi ridotti. Infatti, quanto ai diritti di deposito questi sono stati fissati in Euro 500, mentre per quanto riguarda i tempi, il regolamento di attuazione prevede che l’UIBM emetta le decisioni sulla nullità e la decadenza entro 24 mesi dal deposito dell’istanza, fatti salvi i periodi di sospensione dei procedimenti.
Il deposito dell’istanza potrà essere cartaceo o telematico e dovrà essere scritta in lingua italiana motivata e completa di tutta la documentazione a supporto, oltreché eventuale mandato. Nell’ipotesi in cui il deposito dell’istanza avvenga tramite un rappresentante o un mandatario abilitato, in questa fase, dovranno allegarsi tutte le argomentazioni a sostegno della domanda.
Successivamente, il titolare del marchio contestato potrà depositare entro 60 giorni le proprie deduzioni e l’eventuale richiesta di prova d’uso. Conseguentemente, verrà quindi assegnato al richiedente un termine di 60 giorni per il deposito delle sue repliche. Al termine l’UIBM procederà ad emettere la decisione entro 24 mesi dal deposito dell’istanza.
Quanto ai motivi in forza dei quali, un marchio registrato potrà essere dichiarato decaduto attraverso un procedimento amministrativo questi sono: il mancato uso nei cinque anni precedenti l’azione, la volgarizzazione o la sopravvenuta ingannevolezza del marchio.
Potrà essere invece dichiarata la nullità di un marchio in presenza dei cosiddetti motivi assoluti quali la mancanza di carattere distintivo, l’illiceità del marchio, o quando quest’ultimo non sia registrabile ai sensi della normativa sulle denominazioni e indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialità tradizionali garantite e denominazione di varietà vegetale.
Un marchio potrà, inoltre, essere cancellato per il tramite di un’azione amministrativa per motivi relativi su richiesta del titolare di un marchio registrato anteriore qualora il marchio contestato sia confondibile con quest’ultimo o identico/simile ad un marchio anteriore che goda di notorietà.
Potrà essere altresì dichiarato nullo un marchio depositato da un agente o da un rappresentante senza il consenso del titolare del marchio.
Tutti i provvedimenti dell’UIBM (accoglimento/rigetto nullità e decadenza, estinzione, inammissibilità) saranno ricorribili avanti alla Commissione di ricorso. Il giudizio avanti alla Commissione di ricorso ha natura giurisdizionale. Infine, la sentenza pronunziata di carattere definitivo sarà ricorribile in Cassazione.