Con sentenza del 6 marzo 2024, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato sul ricorso proposto da Puma SE per l’annullamento di una decisione dell’EUIPO, avente ad oggetto una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato.
Il ricorso proposto da Puma ha origine dalla decisione della divisione di annullamento dei disegni e modelli registrati dell’EUIPO che nel 2021 aveva accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata da HJVH.
A sostegno della domanda di annullamento, la concorrente di Puma dimostrava che il disegno o modello registrato era stato precedentemente divulgato tramite i canali social della allora direttrice artistica del brand, ossia la famosa cantante Rihanna.
Ebbene, a metà dicembre 2014, la cantante pubblicava sui propri canali social una foto con indosso un paio di sneakers bianche con suola nera spessa, riconosciute poi per le stesse caratteristiche del disegno o modello registrato due anni dopo. Dette immagini, anche riprodotte in vari articoli su giornali online, consentivano un’identificazione chiara del modello di scarpa.
Il 26 luglio 2016 veniva depositata presso l’EUIPO una domanda di registrazione di disegno e modello da PUMA rappresentata nelle seguenti prospettive:
Il 22 luglio 2019, HJVH, società concorrente di Puma, depositava presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato.
Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità è quello previsto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul design comunitario (Regolamento CE 12 dicembre 2001, n. 6/2002), letto in combinato con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ossia che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale poiché era stato divulgato prima del cd. “periodo di grazia della durata di dodici mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento citato.
Il Regolamento definisce espressamente che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico – e quindi se divulgato non può essere registrato – se è stato pubblicato prima della registrazione, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente.
Con decisione del 19 marzo 2021, la divisione di annullamento dell’EUIPO accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità, ritenendo che il disegno o modello contestato fosse stato divulgato proprio mediante il post della famosa cantante.
Il 21 aprile 2021 PUMA SE ha proposto ricorso, contro la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO.
Instaurato il ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, quest’ultima ha confermato la valutazione dell’EUIPO, rinnovando quanto già osservato.
Infatti, nel merito, il Tribunale ha osservato che il disegno o modello anteriore era stato divulgato al pubblico prima dell’inizio del periodo di grazia, rilevando che Rihanna aveva indossato scarpe che mostravano un disegno o modello anteriore avente le stesse caratteristiche del disegno o modello registrato, e ciò dodici mesi prima della presentazione della domanda di registrazione. Tale pubblicazione mediante immagini, secondo la commissione, era sufficientemente chiara e consentiva un’identificazione univoca del modello anteriore ai fini del confronto con il modello contestato nell’ambito della valutazione del carattere individuale di quest’ultimo e che gli ambienti specializzati del settore avevano potuto venire a conoscenza di tale divulgazione.
Secondo la giurisprudenza, un disegno o modello si considera reso disponibile quando la parte che lo afferma ha dimostrato gli eventi che costituiscono la divulgazione. Per confutare tale presunzione, chi contesta la divulgazione deve dimostrare sufficientemente che le circostanze del caso di specie potrebbero ragionevolmente impedire che tali fatti vengano conosciuti, nel normale svolgimento delle attività commerciali, dagli ambienti specializzati nel settore interessato (sentenza del 2 marzo 2022, Fabryki Mebli «Forte» / EUIPO, T 1/21,).
Pertanto, per accertare che un disegno o modello anteriore è stato divulgato, è necessario effettuare un’analisi in due fasi, consistenti nell’esaminare, in primo luogo, se gli elementi di prova presentati nella domanda di dichiarazione di nullità dimostrino, da un lato, fatti costitutivi della divulgazione di un disegno o modello e, dall’altro, che tale divulgazione sia avvenuta prima della data di deposito o della priorità del disegno o modello controverso e, in secondo luogo, qualora il titolare del disegno o modello controverso abbia sostenuto il contrario, se tali fatti potessero ragionevolmente venire a conoscenza, nel corso della normale attività commerciale, degli ambienti specializzati nel settore interessato, operanti all’interno dell’Unione Europea, in mancanza di ciò la loro divulgazione sarà considerata priva di effetti e non verrà presa in considerazione.
In conclusione, secondo il Tribunale, conformemente alle disposizioni e ai principi giurisprudenziali esposti, la decisione della commissione di ricorso, non essendo viziata da errore di valutazione, deve essere confermata.
23.09.2024
