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Senza brevetto legittimo il «pre-uso»

di Alessandro Galimberti

MILANO
Tutela ad ampio raggio del brevetto, ma allo stesso tempo intangibilità del diritto di chi ha utilizzato – e può continuare a utilizzare – l'invenzione prima della domanda di registrazione. Con la sentenza 5497/12, depositata il 5 aprile scorso) la Prima civile della Cassazione delimita le reciproche prerogative di imprese che adottano il medesimo procedimento produttivo pur sotto un cappello normativo differente: da un lato chi lo ha regolarmente recintato con la privativa (il brevetto) dall'altro chi lo pre-usava nei 12 mesi precedenti (articolo 68 del Codice della proprietà industriale).
I giudici della Suprema Corte, nel dirimere l'annosa controversia tra due aziende farmaceutiche, ribadiscono che l'autorizzazione del pre-utente presuppone «un preuso che non abbia portato alla divulgazione della invenzione distruttiva di ogni pretesa di protezione e che non abbia dato luogo a un brevetto abusivo (articolo 76 del Cpi)». Il limite del "territorio" aziendale, secondo la Prima civile, è in primo luogo «quantitativo» – intendendo quindi "lecito" ciò che è stato prodotto in senso fisico dentro l'impresa nell'anno precedente all'altrui registrazione del brevetto – ma «assume anche un carattere qualitativo giuridico, giacchè serve ad identificare il comportamento organizzativo di impresa che funge da limite sia al monopolio del titolare dell'esclusiva quanto al diritto del preutente».
La questione, nel caso specifico, era poi complicata dalla circostanza che il procedimento chimico oggetto del contenzioso (produzione e trattamento della fosfatodislerina) era stato brevettato dal titolare in due distinti momenti, e per due distinte fasi, e nel frattempo registrato anche dal preutente.
Dalla doppia registrazione del titolare giuridico discendeva pertanto anche la data da cui far decorrere i 12 mesi del pre-uso legittimo, importante soprattutto per fissare i quantitativi di produzione consentita al concorrente, al di fuori quindi del brevetto.
Secondo i giudici la questione va risolta riferendosi proprio alla prassi del preutente: questi infatti «che non aveva brevettato e dunque non aveva effettuato una formale distinzione della filiera dei principi che adoperava, utilizzava in un unico contesto produttivo» la fosfatodislerina; pertanto il giudice ha valorizzato «l'unicità del comportamento aziendale del preutente per identificare il periodo di legittimità dell'uso da parte di questi» considerando quindi «unitaria» l'invenzione.
Da ciò discende che «detto bene aziendale (…) non può dar luogo che a una sola protezione», e quindi i quantitativi fabbricabili senza violazione dal preutente saranno quelli fissati nei 12 mesi precedenti la prima istanza di tutela.
E proprio sul tema della«produzione» si incentra l'altra parte rilevante dei ricorsi e della sentenza. A giudizio del titolare del brevetto, il valore del preuso sarebbe dovuto essere calcolato sulla base del prodotto "venduto", e non invece di quello "prodotto" perchè «il danno di un'impresa che sta nel mercato si effettua sempre sulla base del prodotto ricevuto, o non ricevuto, dal mercato».
Ma per la Prima civile questa doglianza è infondata, dal momento che «l'articolo 68 del Cpi nell'individuare come parametro dei limiti del preuso quello dell'uso endoaziendale, prescinde dall'esito commerciale del prodotto di quell'uso, che nulla hanno a che fare con la relazione tra il diritto alla privativa e la posizione di fatto antecedente il sorgere di quel diritto.La norma si riferisce alla scelta di impresa, che individua come degna di tutela, la quale poi si è tradotta in una specifica produzione».

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