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Marchi inutilizzati, il titolare dovrà giustificarne il diritto

Per depositare un marchio non sarà più necessaria la sua riproduzione grafica. E nelle cause di decadenza di un marchio, l’onere della prova del suo non utilizzo non cadrà più su chi ha presentato domanda.Le due novità sono contenute in un dlgs, finalizzato ad attuare la direttiva Ue 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati in materia dei marchi di impresa, ieri in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Il provvedimento introduce numerose modifiche al Codice italiano di proprietà industriale (Cpi, dlgs 30/2005). Vediamo quali:

Il decreto riforma l’art. 7 del Codice: per depositare un marchio sarà più necessaria la sua riproduzione grafica. Ma solo la rappresentazione nel registro dell’Ufficio Italiano Marchi. Ne risulterà più facilitato il deposito di marchi non tradizionali (es. marchi olfattivi o marchi di luci).

L’art. 12.e) del Cpi che prevede la preclusione al deposito di un marchio la preesistenza di un marchio identico o simile che godeva nella comunità rinomanza, se comunitario, viene modificato eliminando la dizione «se comunitario»: sarà sufficiente che il marchio anteriore goda di rinomanza nell’Unione europea. Quindi, che il marchio anteriore registrato in un qualunque Stato membro o con efficacia nello Stato membro, goda di rinomanza nell’Ue (e quindi per prassi giurisprudenziale, in una parte rilevante del territorio che potrebbe coincidere anche con un solo Stato).

Ampliato anche l’uso non autorizzato di marchi altrui attraverso la modifica dell’art. 21, comma 1.b) del Codice, che introduce la liceità dell’uso di segni e indicazioni che non sono distintivi; quindi, possono coincidere con l’uso del marchio registrato altrui.

Nella parte processuale, modificando il Codice all’art. 121, si prevede (quanto già anticipato dalla giurisprudenza), che nelle cause di decadenza di marchio l’onere della prova di non uso del marchio non incomba su chi ha svolto la relativa domanda. Sarà sufficiente domandare o eccepire la decadenza per non uso di un marchio perché sia il titolare a dover dimostrare un uso congruo del marchio.

L’art. 122, invece, risulta modificato, prevedendo che la domanda di nullità o decadenza di un marchio sia improcedibile qualora tra le stesse parti e per lo stesso oggetto sia stata pronunciata una decisione dell’Uibm, come prospettata di seguito con la modifica e integrazione del 184-quater del Cpi, ovvero sia pendente un procedimento analogo dinanzi all’Uibm; al di fuori di tale ipotesi (ad es. se dinanzi all’Uibm analoga domanda pende tra parti diverse), il Giudice potrà sospendere il giudizio di decadenza o nullità.

Ancor più rilevante è l’inserimento nel Codice di un articolo 122-bis con la proposta di modifica sulla legittimazione ad agire in giudizio per i licenziatari di marchi. Costoro potranno azionare il marchio in giudizio solo con il consenso del proprietario. Il licenziatario esclusivo potrà agire direttamente, ma previa messa in mora e in assenza di un’azione di contraffazione da parte del proprietario. Quindi, prima di agire, non solo sarà introdotta l’obbligatorietà di una messa in mora, finora mai prevista, ma si dovrà anche attendere entro «termini appropriati» (è non è dato sapere «quanto» sia il tempo appropriato) che il proprietario si attivi con un’azione di contraffazione. In questo caso, per l’impresa risulterà opportuno procedere con una lettera di diffida, mettendo in copia il titolare del marchio, oppure produrre in giudizio una sola lettera di autorizzazione ad agire del proprietario. O, in alternativa, contemplare la circostanza nel contratto di licenza.

Va rilevato che l’articolo 122-bis vale solo per i marchi. Non include i licenziatari di altre privative industriali contemplate del Cpi tra cui brevetti per invenzione, modelli, denominazione di origine e informazioni segrete (trade secret). Infine, di estremo interesse è l’introduzione nel codice di un nuovo articolo, il 184-bis, che prevede la possibilità di richiedere la decadenza o la nullità di un marchio anche dinanzi all’Uibm; non più solo ed esclusivamente dinanzi all’autorità giudiziaria. Resta da capire se i tempi di decisione così risulteranno più rapidi.

Enzo Jandoli

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