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Marchi, il divieto vale oltreconfine

di Gabriele Frontoni  

Storica sentenza della Corte di giustizia europea. D'ora in avanti, il divieto di contraffazione disposto da un giudice nazionale operante in veste di tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione. «Il regolamento sul marchio comunitario istituisce un regime comune dei marchi che conferisce alle imprese il diritto di acquisire marchi comunitari che beneficiano di una protezione uniforme e producono i loro effetti nell'intero territorio dell'Unione», si legge nella sentenza relativa alla causa C-235/09 che ha messo di fronte Chronopost e Dhl Express France.

Secondo i giudici di Lussemburgo «quando un tribunale dei marchi Ue accerta l'esistenza di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emette un'ordinanza che vieta al contraffattore la prosecuzione di tali atti. E in conformità della legge nazionale, adotta le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto». La decisione del giudice europeo è legata al caso della società Chronopost, titolare dei marchi comunitario e francese «Webshipping», depositati nel 2000 e registrati per servizi di logistica e di trasmissione di informazioni, oltre che per la raccolta e distribuzione di posta e la gestione di servizi di corriere espresso. Nonostante questa registrazione, la società Dhl Express France avrebbe utilizzato il medesimo termine per designare un servizio di gestione di corriere espresso accessibile principalmente tramite internet. E così, con sentenza del 15 marzo 2006, il Tribunal de grande Instance di Parigi, operante in veste di tribunale dei marchi comunitari, ha condannato Dhl Express France per contraffazione del marchio francese Webshipping, senza però statuire sulla contraffazione del marchio comunitario. La Corte d'appello francese ha confermato la pronuncia del tribunale parigino vietando a Dhl la prosecuzione dell'uso dei segni «Webshipping» e «Web Shipping». Nonostante questo, la Corte non ha rigettato la domanda della Chronopost che chiedeva di estendere gli effetti del divieto all'intero territorio dell'Unione. Si è così arrivati alla Corte di giustizia europea. «Un divieto disposto da un giudice nazionale operante in veste di tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione», hanno stabilito i giudici del Lussemburgo. «Da un lato, la competenza territoriale del tribunale dei marchi ha carattere esclusivo e riguarda tutte le azioni di contraffazione e, se la legge nazionale le consente, quelle relative alla minaccia di contraffazione di un marchio comunitario», si legge nella sentenza. «Dall'altro lato, il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario si estende all'intero territorio dell'Unione, nel quale i marchi comunitari beneficiano di una protezione uniforme e producono i loro effetti». La portata territoriale del divieto può essere, tuttavia, limitata in alcuni casi. Infatti, «il diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario viene conferito al titolare affinché possa assicurarsi che tale marchio sia in grado di adempiere le funzioni sue proprie. Pertanto, l'esercizio di questi diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio». Di conseguenza, nel caso in cui un tribunale dei marchi comunitari attesti che la contraffazione o minaccia di contraffazione è limitata a un unico stato membro o a una parte del territorio dell'Unione, il tribunale stesso dovrà limitare la portata territoriale del divieto che emette.

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