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Il know-how cerca la chiave del patent box

Segretezza, valore economico e misure di protezione tra gli elementi da documentare ai fini della tutelabilità
La scelta di inserire il know-how nella legislazione sul patent box non è pienamente condivisa dall’Ocse, sebbene motivata dalla tutela del made in Italy. Quindi né know-how né il marchio sembrano destinati a rimanervi illimitatamente. Infatti, l’Ocse ha già dato indicazione che il know-how inserito nel patent box sia certificato da un’agenzia governativa e non dall’amministrazione fiscale. Pertanto, l’identificazione del know-how tutelabile sarà più problematica rispetto ad altri beni immateriali, e occorrerà considerare svariati elementi dell’organizzazione aziendale, quali ad esempio la contrattualistica, la gestione del segreto e la segregazione delle informazioni.
In Europa, è riconosciuto e definito nei regolamenti 240/96 e 772/04: il know-how consiste in una serie di informazioni che non possono prescindere da due requisiti: essere «sostanziali» e «tecniche». Il know-how deve consistere, quindi, in informazioni riguardanti almeno una parte rilevante di:
un procedimento produttivo di un prodotto o di un servizio;
uno sviluppo sempre di un prodotto o di un servizio.
Le informazioni devono essere utili e non banali, e, quindi, idonee a conferire a chi ne sia in possesso o a chi le acquista «ragionevoli prospettive di miglioramento» sul mercato.
Il know-how deve, poi, essere segreto, cioè non generalmente noto e, comunque, non facilmente accessibile. In particolare, ogni singola componente dell’insieme di informazioni considerato deve essere sconosciuta o non ottenibile presso terzi.
Il know-how va identificato o descritto o fissato su un supporto fisico, in modo da poterne, in qualunque momento, verificare i previsti requisiti della segretezza e della sostanzialità.
Nell’ordinamento italiano, la definizione così formulata, si arricchisce di due nuovi elementi, per effetto dell’opera compiuta dalla giurisprudenza, soprattutto di legittimità (Cassazione, sentenza 659/92):
il know-how costituisce un bene economico meritevole di tutela, anche quando consta di conoscenze (invenzioni) brevettabili, ma che il titolare non intende brevettare;
inoltre, la Corte estende il concetto di know-how alle regole di condotta, frutto di studi ed esperienze di gestione, attinenti al settore organizzativo imprenditoriale.
Devono, pertanto, essere conoscenze «nuove» e «segrete», con concreti vantaggi di ordine tecnologico o competitivo sia sul piano della produzione sia dei servizi annessi. La circolare 11/E del 7 aprile al punto 4.1.5 rimarca l’importanza del segreto ai fini della concessione dell’opzione patent box per il know-how: a tale scopo sarà necessario provarne l’effettiva tutela illustrando concretamente come ciò avviene, anche attraverso autocertificazioni e apposite dichiarazioni. La segretezza della conoscenza è intesa nel senso che:
non sia nell’insieme generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti e agli operatori del settore;
abbia valore economico in quanto riservata;
sia sottoposta a misure effettive e adeguate a mantenerla tale.
Non è necessario, quindi, che ogni singola informazione sia confidenziale, ma è rilevante che, complessivamente, il sapere risulti da una elaborazione esclusiva del soggetto che lo detiene: il know-how deve acquistare un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che ne fanno parte.
A corredo bisogna considerare il requisito di sostanzialità (inteso come utilità delle informazioni per la produzione industriale) nonché avere delle stesse informazioni una esauriente descrizione analitica.
Il know-how risulta, quindi, avere dei confini ben delineati, anche se la sua tutela non si presenta semplice proprio perché necessitano preliminarmente il suo riconoscimento e interpretazione, con particolare riguardo alla disciplina del codice di proprietà industriale (Dlgs 30/2005, articoli 98 e 99).
La formulazione adottata dal legislatore offre il vantaggio che un’eventuale violazione del know-how comporta la lesione di un diritto specificamente individuato, diverso dalla generica lesione della concorrenza (articolo 2598 del Codice civile), anche se il know-how appartiene al concetto dei pregi industriali. Pregi non necessariamente legati ai concetti di novità ed originalità, il che apre anche ai concetti di abilità ed efficacia, che appartengono al mondo del “saper fare”.

Furio S. Ghezzi
Stefano Mazzocchi

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