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Annullamento veloce per i marchi superati

Procedure più snelle sia per l’accertamento della decadenza che per la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa. È una delle novità di maggior rilievo previste dal decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019 ed entrata in vigore il 23 marzo scorso (il Dlgs è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 marzo). Alla tradizionale procedura giudiziaria il Dlgs 15/2019 affianca infatti la possibilità di rivolgersi alla Commissione dei ricorsi presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi con l’obiettivo di conferire maggiore trasparenza e certezza in relazione ai marchi d’impresa, consentendo l’accesso a un canale più rapido e agile rispetto a quello dell’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere la rimozione di quei marchi che hanno perduto il diritto di ricevere adeguata tutela dal sistema, perché nulli o decaduti.
Il Dlgs 15/2019 dà attuazione alla direttiva Ue 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha rivisto la disciplina del marchio comunitario (si veda anche Il Sole 24 Ore del 15 febbraio scorso).
La direttiva Ue
In linea con le modifiche apportate questa estate al Codice della proprietà industriale in tema di tutela del know how aziendale, il Dlgs 15/2019 si prefigge l’obiettivo di uniformare la normativa italiana alle legislazioni degli Stati membri in materia di proprietà industriale, in modo da consentire da un lato il superamento delle disparità esistenti tra i titolari dei marchi nei diversi Paesi e, dall’altro, l’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della tutela unitaria.
In sede di emanazione della direttiva 2015/2436 era infatti stata rimarcata la necessità di realizzare un mercato unico e coordinato dei diritti di privativa e di proprietà intellettuale, attraverso l’armonizzazione delle disposizioni fondamentali di diritto sostanziale e le norme procedurali di ciascuno Stato membro. In particolare era stata sottolineata l’urgenza di sviluppare un sistema di protezione dei marchi d’impresa capace di intervenire in maniera rapida ed efficace.
Decadenza e nullità
Proprio in quest’ottica con il decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019 il legislatore italiano, ha regolamentato in modo più articolato la procedura davanti alla Commissione dei ricorsi presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ma soprattutto ha introdotto un nuovo procedimento per ottenere la declaratoria di decadenza o nullità di un marchio registrato, disciplinato nella nuova sezione II bis, articoli 184bis e seguenti del Codice della proprietà industriale, che si pone quale soluzione alternativa alla proponibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria. La possibilità di rivolgersi al giudice rimane, ma non è più l’unica strada percorribile.
La domanda di decadenza potrà essere avanzata nel caso in cui il marchio registrato:
sia divenuto denominazione generica del prodotto o abbia perduto la sua capacità distintiva, per comportamenti del titolare del marchio;
per sopravvenuta decettività, ossia quando il marchio è divenuto ingannevole;
per mancato uso.
La nullità riguarderà invece il marchio che non avrebbe dovuto essere registrato fin dall’origine perché privo dei requisiti di legge per uno dei seguenti motivi:
esistenza di un diritto anteriore;
registrazione della richiesta effettuata dal procuratore senza il previo consenso del titolare.
La nuova procedura
L’istanza che ha ad oggetto la decadenza o la nullità per carenza dei requisiti potrà essere presentata da chiunque vi abbia interesse, mentre negli altri casi di nullità l’iniziativa potrà essere assunta dal titolare di un marchio anteriore, a condizione che fornisca la cosiddetta “prova d’uso” (articolo 184-quinquies), o dal titolare che non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione del marchio.
Il rischio sovrapposizione
Per prevenire le problematiche derivanti dalla sovrapposizione con le iniziative giudiziali esperibili ai sensi dell’articolo 122 del Codice della proprietà industriale (Cpi), l’articolo 184-bis prevede che le istanze presentate all’Ufficio italiano brevetti e marchi di decadenza o nullità siano improcedibili, qualora in relazione alle medesime parti ed ai medesimi fatti costitutivi sia già stata pronunciata una decisione o sia già pendente un procedimento avanti allo stesso ufficio o al giudice ordinario.

Enrico Comparotto

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