La recente controversia legale tra aziende del settore alimentare ribattezzata “guerra dei biscotti”, ha visto la multinazionale Barilla scontrarsi in tribunale con l’azienda umbra Tedesco per questioni riguardanti la forma, i nomi e il packaging di diversi prodotti dolciari.
Barilla, mediante procedimento cautelare, ricorreva dinanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d’impresa, per interrompere la produzione e la vendita di alcuni biscotti e modificare il packaging di altri, in quanto ad avviso della ricorrente, del tutto troppo simili ai propri prodotti.
Dinanzi al giudice della cautela Barilla ha sostenuto che Tedesco, insieme al distributore Sapori Artigianali, avrebbe prodotto e commercializzato dei biscotti contraffattori (“Tondolotti”, “Amiconi”, “Raggi di Sole”, “Maramao”, “Armoniche”, “Gocciotti”, “Cruschetti”, “Zuccheri”, “Tuorlini”, e “Biscotti con cereali e frutta”) estremamente simili ai celebri biscotti precedentemente registrati da Barilla come marchi di forma nel 2014.
Inoltre, Barilla ha contestato la somiglianza tra gli “Amiconi” di Tedesco e i suoi “Abbracci”, registrati come marchio italiano prot. n. 1663424, oltre che la somiglianza tra altri biscotti della resistente con i marchi di forma di fatto “Macine”, “Campagnole”, “Molinetti”, “Gran Cereale” e “Gran Cereale frutta”, ed ha quindi accusato Tedesco di contraffazione e concorrenza sleale per imitazione servile, appropriazione di pregi e agganciamento parassitario.
La resistente Tedesco si è invece difesa dalle accuse sostenendo di aver introdotto sul mercato tali biscotti molti anni fa, in epoca anteriore alla registrazione dei prodotti di Barilla come marchi; facendo inoltre notare che sul mercato sono già presenti numerosi biscotti con forme simili prodotti da altre marche.
Nell’emanare l’ordinanza, il Tribunale di Brescia ha evidenziato la mancanza di capacità distintiva dei marchi di forma relativi ai biscotti di Barilla e la conseguente necessità, per il titolare delle privative rivendicate, di dimostrare la capacità distintiva acquisita. Tale capacità viene definita “secondary meaning” che sussiste quando il marchio, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, sottolineando la necessità di elementi indiziari per valutarne la sussistenza, ricordando come tali elementi possono derivare da indagini demoscopiche (che siano idonee a provare la conoscibilità del prodotto tra il pubblico), dalle campagne pubblicitarie svolte e/o dagli investimenti pubblicitari effettuati.
Il giudice non ha ritenuta integrata la fattispecie di contraffazione in relazione ai marchi di fatto di Barilla, ma ha considerato invece sussistente la contraffazione in relazione ai marchi registrati, attraverso la commercializzazione dei biscotti “Amiconi”, “Gocciolotti” e “Maramao” di controparte. Inoltre, la condotta di Tedesco è stata ritenuta pregiudizievole degli investimenti effettuati da Barilla, nonché indice di agganciamento parassitario perpetrato in violazione dei principi di correttezza professionale e lealtà commerciale.
Il Tribunale ha confermato che Barilla non ha adeguatamente assolto l’onere probatorio volto a dimostrare la validità dei marchi di forma di fatto, in merito ai quali, pertanto, non ha ritenuto sussistere il fumus boni iuris.
Infatti, la presenza nel mercato di riferimento di un numero consistente di biscotti dalla forma fortemente simile a quella dei marchi di fatto, commercializzati da molto tempo, addirittura ancor prima dell’immissione in commercio di quelli di parte attrice, ha reso comuni le forme di questi ultimi prodotti dolciari.
LO STRAVOLGIMENTO DELL’ORDINANZA E LE NUOVE MOTIVAZIONI
Lo scorso 18 marzo il Tribunale di Brescia ha revocato l’ordinanza respingendo integralmente le richieste cautelari avanzate da Barilla nei confronti di Tedesco che vietava l’adozione delle forme registrate da Barilla per “Gocciole”, “Pan di Stelle” e “Abbracci”, così come l’uso del packaging adottato da Tedesco per sei altri prodotti.
Il Tribunale di Brescia ha motivato questa nuova decisione sottolineando che nel mercato di riferimento sono numerosi i produttori che offrono in vendita biscotti con forme molto simili a quelli oggetto della controversia tra Barilla, Tedesco e Sapori Artigianali. La diffusa presenza di concorrenti che vendono da tempo prodotti con forme simili a quelle registrate da Barilla ha portato a una notevole banalizzazione di tali forme. Il Tribunale ha anche sottolineato che contrastare efficacemente la prolungata commercializzazione da parte di numerosi produttori di forme simili a quelle oggetto della controversia, non può avvenire solamente attraverso investimenti pubblicitari e la visibilità dei loro spot. In aggiunta, il Tribunale di Brescia ha respinto l’asserzione che i biscotti prodotti da Tedesco interferissero con le caratteristiche distintive dei biscotti “Tarallucci” e “Galletti” di Barilla. Inoltre, ha giudicato non fondata l’argomentazione riguardi all’urgenza nella presunta imitazione delle forme dei biscotti “Gocciole”, “Pan di Stelle” e “Abbracci” da parte di Tedesco, poiché Barilla era già al corrente di tale imitazione fin dal 2016.
Anche se l’ordinanza è parte di una fase cautelare che consente quindi alle parti di iniziare un processo ordinario, è chiaro che gli argomenti esposti nell’ordinanza forniscono basi per alcune riflessioni, come l’importanza di tutelare i propri prodotti con opportune strategie di deposito, oltre alla necessità di intraprendere tempestive azioni di contrasto delle interferenze da parte di terzi.
01.07.2024
