Hermès ottiene un’altra importante vittoria nella causa MetaBirkins

Recentemente, si sono verificati nuovi sviluppi nella battaglia legale che vede protagonista Hermès contro MetaBirkins.

Il giudice federale della Corte di New York, di recente, ha respinto con un’ordinanza la mozione di archiviazione di Mason Rothschild, artista delle Metabirkins, dopo la discussione orale sulla questione se gli NFTs delle MetaBirkins violassero o meno i diritti sulle famose borse di lusso Birkin di Hermès.

In breve, nel gennaio del 2022, Hermès International ha intentato una causa civile contro Mason Rothschild, un’artista e imprenditore molto seguito sui socialcelebre proprio per le sue creazioni artistiche fuori dagli schemi,  per violazione del marchio Birkin, la più famosa e iconica borsa divenuta appunto marchio di forma di Hermes, attraverso la creazione, la commercializzazione e la vendita di gettoni non fungibili (NFTs) aventi ad oggetto delle borse Birkin denominati, per l’appunto, MetaBirkins.

Nel dicembre 2021 Rothschild aveva iniziato creando un NFT “Baby Birkin” che raffigurava un feto di 40 settimane in gestazione all’interno di una borsa Birkin trasparente, inoltre ha creato canali di marketing e social media: @METABIRKINS su Twitter e Instagram, MetaBirkins.com e un gruppo “MetaBirkins” sulla piattaforma social Discord. La pubblicità di Rothschild per gli NFTs “MetaBirkins” ha incluso hashtag come “#MetaBirkins GONNA MAKE IT” e “#MINT A METABIRKIN HOLD A METABIRKIN”.

In seguito, è stata da lui creata e venduta online (a prezzi paragonabili a quelli applicati da Hermès) una collezione di 100 borse NFTs praticamente identiche alle borse della casa di moda francese, per un valore di oltre 1,1 milioni di dollari. Inoltre, gli utenti che hanno postato sulla pagina Instagram di “MetaBirkins” sono apparsi molto confusi, credendo che ci fosse un’affiliazione di Hermes con la collezione “MetaBirkins” di Rothschild. Questa nuova affiliazione sembrava così evidente che anche ha generato confusione anche su altri media. Ad esempio, le riviste Elle e L’Officiel e il New York Post hanno riportato erroneamente che gli NFTs “MetaBirkins” erano stati presentati da Hermes in collaborazione con Rothschild.

Hermès ha quindi intentato una causa per violazione del marchio, cybersquatting (Rotschild ha, infatti, utilizzato il dominio https://metabirkins.com) e concorrenza sleale.

Nel febbraio di quest’anno, la giuria statunitense ha stabilito che Mason Rotschild aveva effettivamente violato il marchio di Hermès commercializzando NFTs identici alle sue borse, ed era anche colpevole di cybersquatting per aver utilizzato il nome di dominio “metabirkin”. A Hermès è stato quindi riconosciuto un risarcimento di 133.000 dollari.

Tuttavia, nonostante il verdetto della giuria, Rothschild ha continuato a commercializzare i suoi MetaBirkin NFTs. Per questo motivo, a marzo Hermès ha presentato una nuova istanza, chiedendo al tribunale un divieto permanente a compiere ancora tali attività. Hermès ha inoltre richiesto la restituzione degli NFTs rimanenti e degli eventuali profitti successivi al processo.

La difesa di Rothschildha sostenuto ancora una volta (come già durante il primo processo di febbraio) che, poiché aveva usato “MetaBirkins” come titolo di un’opera d’arte e non come identificatore della fonte dei suoi prodotti, il suo uso del marchio Hermes aveva quindi diritto alla protezione del Primo Emendamento della Costituzione statunitense (che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e in particolare l’espressione artistica), richiamando il precedente dato dalla sentenza Rogers v. Grimaldi (875 F.2d 994).

Il caso Rogers v. Grimaldi riguardava il regista Federico Fellini, citato in giudizio per il film “Ginger e Fred” del 1986, da Ginger Roger, attrice dell’epoca a cui il film si ispirava che affermò che il regista l’aveva lesa nel suo diritto alla privacy ed aveva riprodotto fatti della sua vita non veritieri. Proprio in base a tale precedente, il Tribunale, rigettando le accuse dell’attrice, aveva stabilito che coloro che utilizzano un marchio sono protetti dalle denunce di contraffazione se il loro uso è: a) un’espressione artistica b) non trae esplicitamente in inganno i consumatori.

Ebbene, in data 23 giugno 2023, il giudice federale Rakoff ha accolto la richiesta di Hermès ed ha emesso, con una poderosa opinion, un’inibitoria permanente che impedisce a Rothschild di commercializzare ulteriormente i MetaBirkin NFTs. Il giudice, pur ritenendo il precedente Rogers v. Grimaldi applicabile, ha insistito sul fatto che tale inibitoria era necessaria in quanto le attività di Rothschild potevano confondere i consumatori e quindi causare danni insanabili a Hermès, poiché anche se i “MetaBirkins” avessero soddisfatto il requisito della rilevanza artistica, in ogni caso l’istanza presentata da Hermès conteneva sufficienti affermazioni di fatto che l’uso del marchio “MetaBirkins” da parte di Rothschild fosse esplicitamente ingannevole e quindi perseguibile ai sensi del Lanham Act (la legge americana che regola sia la registrazione federale sia i rimedi a eventuali violazioni di marchi.).

In linea con quanto affermato nel precedente processo, il giudice ha inoltre confermato che nessuna disposizione del Primo Emendamento consentiva a Rothschild di dare l’impressione che le NFT provenissero o fossero approvate da Hermès stessa. Il giudice ha tuttavia deciso di non ordinare a Rothschild di trasferire i token.

Cosa sta succedendo ai marchi alla luce del Metaverso?

Come i nostri lettori probabilmente sapranno, la funzione di un marchio è quella di fungere da “indicatore di origine”, permettendo ai consumatori di distinguere i prodotti e i servizi di un’azienda da quelli dei suoi concorrenti sul mercato. Pertanto, la normativa sui marchi concede un diritto esclusivo al titolare e conferisce protezione a un segno o a un logo in relazione ai prodotti e ai servizi designati nella domanda di registrazione. La classificazione dei prodotti e dei servizi in Europa viene effettuata in conformità alla Classificazione di Nizza.

Ciononostante, sorgono delle perplessità per quanto riguarda la tutela dei marchi nel Metaverso.

Finora, quando si depositava una domanda di registrazione del marchio, nella domanda venivano designati solo i prodotti fisici che il titolare intendeva effettivamente commercializzare. Ad esempio, un’azienda che avesse voluto registrare un marchio per le sue scarpe, ovviamente avrebbe presentato la domanda per le calzature nella classe 25 dell’Accordo di Nizza.

Tuttavia, a seguito della crescita del Metaverso e delle controversie che vi hanno avuto luogo, l’intero sistema è stato messo in discussione. Ovvero, se la protezione offerta dalla legge attuale e dal sistema di classificazione sia applicabile anche al Metaverso.

A tal proposito, la saga di MetaBirkins (pur essendo “ambientata” oltreoceano) è uno dei primissimi casi di violazione della proprietà intellettuale nel Metaverso a giungere in tribunale. Probabilmente non sarà l’ultimo, quindi terremo d’occhio gli ulteriori sviluppi in questo campo.