Mario Valentino vs. Valentino

Tic Tac, tra contenuto e contenitore

La sentenza in commento suscita interesse nel consumatore perché alle casse dei supermercati a breve non vedremo più le caramelle Bliki, imitazione dei famosi confetti Tic Tac.

Per il giurista, invece, la decisione non presenta novità particolari, se non per il fatto che il Collegio nell’escludere l’applicazione dell’art. 9 CPI – per il quale: «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto») – svolge un sottile ragionamento che vale la pena approfondire.

Il caso

La Mocca S.r.o., azienda della Repubblica Ceca, commercializza da qualche tempo anche in Italia dei confetti dolci esposti in scatoline pressoché identiche a quelle a marchio Tic Tac della Ferrero. Da qui, l’azione di quest’ultima in rivendica del diritto esclusivo sul marchio tridimensionale della confezione qui sotto riprodotta (con raffronto con quella della convenuta).

Conf. FERRERO
Conf. MOCCA

Conf. MOCCA

Il giudice, ravvisata la somiglianza dei marchi tridimensionali, accoglieva la domanda attrice e passava all’esame della domanda riconvenzionale della Mocca S.r.o. la quale, in subordine, chiedeva fosse accertata la nullità del marchio avversario e quindi la sua libera riproducibilità, invocando per l’appunto l’art. 9 CPI.

L’argomento svolto dalla convenuta, in particolare, faceva leva sulla forma della confezione (cioè del marchio) considerandola da un lato (i) necessaria pe ottenere l’effetto tecnico voluto (l’apertura a linguetta già oggetto di brevetto) e, dall’altro, (ii) costituente in sé un elemento che dà valore sostanziale al prodotto[1].

Si tratta, come già visto, del secondo e terzo caso previsti dall’art. 9 CPI e al pari disposti dall’art. 3.1.e) della Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e dall’art. 7.1.e) del Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.

Le motivazioni del Collegio

L’effetto tecnico

La preclusione alla registrazione disposta dall’art. 9 CPI allorché la «forma del prodotto [è] necessaria per ottenere un risultato tecnico» vuole impedire la possibilità di registrare come marchio (la cui privativa è rinnovabile per tempo indefinito) quelle forme riconducibili in via prevalente ad esigenze tecniche, tutt’al più brevettabili come invenzioni o modelli di utilità (la cui privativa è invece soggetta a termine). La funzione utilitaristica della confezione, insomma, non deve prevalere sulla funzione distintiva (indicatore di origine del prodotto), altrimenti la forma oggetto di monopolizzazione non è marchio, ma invenzione o modello, sicché la soluzione tecnica diventa liberamente accessibile una volta scaduto il monopolio brevettuale.

Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice, pur riconoscendo la funzione utilitaristica della confezione (fare appunto da contenitore dei confetti), supera ciò non di meno la prima obiezione sulla validità del marchio tridimensionale della Ferrero sottolineando il fatto che la forma non è necessitata, ben potendo la scatoletta assumere le forme e dimensioni più varie, tali da escludere la confondibilità. Né vale a conferire prevalenza della funzione utilitaristica su quella distintiva l’esistenza del meccanismo di chiusura, non essendo esso carattere costituente il marchio di forma (non essendo nemmeno raffigurato nella registrazione) o elemento vincolante di essa (il meccanismo a linguetta potrebbe applicarsi a qualsiasi forma della scatoletta).

Forma che dà valore sostanziale al prodotto

Nel caso di specie, la nullità del marchio non può nemmeno ravvisarsi nella circostanza che la forma del parallelepipedo «dà un valore sostanziale al prodotto», sia essa cioè disegno o modello ex art. 31 CPI (il secondo argomento sollevato dalla Mocca S.r.o. in ordine alle preclusioni dell’art. 9 CPI). Infatti, la forma della scatolina, considerata sotto il solo profilo della rilevanza estetica, disimpegnata dalla sua utilità di contenitore, non raggiunge un rilievo tale da poter essere ritenuta influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore (cfr. Cass. n. 13159/2004, sempre coinvolta la Ferrero per rivendica di marchi di forma e colore).

Peraltro, non si può neanche sostenere che la forma della scatolina (parallelepipedo), seppur non apprezzabile sotto il profilo estetico, sia elemento intrinseco del prodotto, sia cioè essa forma non solo del contenitore, ma del prodotto stesso.

Se così fosse, Mocca S.r.o. avrebbe uno spiraglio per sostenere che la forma della scatoletta è, al tempo stesso, forma del prodotto, avente per tale ragione un certo carattere di necessità così da non poter essere soggetta a registrazione come marchio. Pensiamo ai prodotti costituiti da liquidi, paste, polveri, gas. In tutti questi casi, opera una traslazione concettuale tra prodotto e confezione, per cui il prodotto non può essere commercializzato senza la confezione[2] e quest’ultima va considerata forma del prodotto.

La CGUE, nel caso Henkel KGaA c. Deutsches Patent und Markenamt (C-218/01) del 12 febbraio 2004, chiamata a fornire l’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. e), della prima Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (disposizione analoga all’art. 3.1.e) della successiva Direttiva 2008/95/CE, all’art. 7.1.e) del Regolamento n. 207/2009/CE sul marchio comunitario e, infine, al recente art. 7.1.e) del Regolamento sul marchio dell’Unione europea, n. 2017/1001/UE – nonché ovviamente al “nostro” art. 9 CPI) ha chiarito che, allorché il prodotto non abbia forma intrinseca, la norma in parola debba essere letta sostituendo il termine prodotto con il termine confezione.

Qui sotto, la trasformazione in chiave interpretativa proposta dalla Corte di Giustizia nel 2004.

Art. 3.1.e)
Testo letterale per prodotti che hanno forma definita Interpretazione della Corte per prodotti che NON hanno forma definita
Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli, i segni costituiti esclusivamente:
–        dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; –        dalla forma imposta dalla natura stessa della confezione;
–        dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; –        dalla forma della confezione necessaria per ottenere un risultato tecnico;
–        dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. –        dalla forma che dà un valore sostanziale alla confezione.

Nella prospettiva offerta dalla Corte, quindi, quando il marchio è privo di forma in sé, per «forma del prodotto» deve intendersi «forma della confezione».

Venendo al caso qui in commento, e facendo applicazione della interpretazione estensiva dell’art. 9 CPI come suggerita dalla CGUE, va rilevato che i confetti hanno una forma in sé, tanto che possono essere venduti anche sfusi, e spesso lo sono. La forma del loro contenitore, quindi – anzi il contenitore stesso –, non è elemento necessario per la commercializzazione del prodotto.

Conclusioni

La scatoletta Tic Tac non ricade nelle ipotesi di preclusione alla registrazione di cui all’art. 9 CPI prospettate nella domanda riconvenzionale della Mocca S.r.o. Essa infatti:

  • non ha una forma dettata dall’esigenza di soddisfare un problema tecnico;
  • non è dotata di un particolare valore estetico decisivo nelle scelte di consumo del pubblico;

non è necessaria per la presentazione e commercializzazione del prodotto

[1] La Mocca non accenna alla prima preclusione alla registrazione enunciata all’art. 9 CPI, ovvero la «forma imposta dalla natura stessa del prodotto».

[2] Almeno nella normalità dei casi. Ancorché non molto diffusa, va notato che è presso alcuni retailer è praticata anche la vendita di prodotti liquidi “sfusi”.

Trib. Torino, sez. Imprese, 12 novembre 2019, n. 5140

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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