Marchi e brevetti

Protezione dei marchi notori in Cina

La protezione dei marchi notori è un elemento di grande rilevanza pratica per tutte le imprese che operano al livello internazionale. In tutto il mondo essi godono di grande tutela giuridica in quanto consentono di estendere l’esclusiva del titolare a qualsiasi prodotto e servizio, quindi ben oltre le classi per cui il segno è stato registrato (è questa la c.d. protezione ultramerceologica).

Un marchio può considerarsi come notorio quando è conosciuto da una parte significativa dei pubblico che va al di là della cerchia dei consumatori interessati al prodotto o servizio su cui è apposto.

Paesi come la Cina e gli Stati Uniti hanno un sistema legislativo importante per il riconoscimento e la tutela dei marchi noti; la loro tutela è garantita da leggi speciali.

In materia di marchi notori, la disciplina cinese ante-riforma (di maggio 2014) risultava fortemente carente e lacunosa in particolare modo nella parte in cui non disciplinava le modalità e i presupposti dell’azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento del marchio notorio. Per ovviare a tale vero e proprio orror vacui, la Corte Suprema Cinese, già nel 2012, era intervenuta offrendo una lettura “additiva” della Trademark Law ritenendo che l’uso del well known trademark altrui, anziché costituire una violazione di diritti di privativa in forza di una estensione ultramerceologica (non contemplata dalla legge), poteva costituire un’ipotesi appartenente all’ampia casistica degli atti di concorrenza sleale. La nuova Trademark Law of the People’s Republic of China (TLRC), stabilisce invece che il marchio notorio gode di una protezione ultramerceologica, ovvero estesa anche ai prodotti e servizi per cui non è stato registrato. Il riconoscimento della notorietà è naturalmente demandato all’organo (giudiziario o amministrativo) che volta per volta è chiamato a risolvere controversie in tema di contraffazione. In proposito, la novella stabilisce che lo stesso Ufficio marchi (CTO, China Trademark Office) o gli organi giudiziari, possono dichiarare celebri i marchi solo su richiesta dei rispettivi titolari in occasione del contenzioso relativo ai marchi stessi oppure mediante la mera richiesta di riconoscimento di tale qualifica. Si pensi che la novella considera illeciti l’uso di parole o frasi celebri apposte sui prodotti, sul packaging, nella pubblicità, durante fiere o altre attività promozionali, in modo da impedire che terzi possano aumentare la riconoscibilità del proprio prodotto traendo vantaggio dalla notorietà di marchi altrui. L’eventuale violazione può portare ad un’ingiunzione restrittiva, alla rettifica da parte dell’AIC (Administration of Industry and Commerce) e ad una sanzione pecuniaria di RMB 100.000,00.

Inoltre, nel caso in cui un marchio notorio, indipendentemente dal fatto che esso sia registrato o non registrato, venga utilizzato come nome commerciale di un’impresa in modo da violare le norme sulla leale concorrenza, diversamente da quanto accadeva per il passato, la disciplina della legge marchi cinese dovrà essere integrata dalla Anti-Unfair Competition Law of the People’s Republic of China: «Qualora qualcuno utilizzi un marchio notorio sia registrato che non registrato, come nome di impresa confondendo il pubblico, se tale utilizzo costituisce concorrenza sleale, l’autore della violazione sarà punito in conformita con la Anti Unfair Competition Law of the People’s Republic of China».

5 Giugno 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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