Nel caso di parole straniere utilizzate come marchio denominativo (cioè quel marchio costituito solo da parole), al fine di valutare la validità del marchio sotto il profilo della capacità distintiva, si deve accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del marchio; deve valutarsi come descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato.
Sono questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza 9 febbraio 2015 n.2405. In particolare, una nota società produttrice di bevande dimagranti, la Baif International Product New York di Aurelio Iurilli e C. snc (Baif) conveniva in giudizio la Mec sas MedicinalieCosmetici di Maurizio Maestri (Mec) dichiarando di essere titolare del marchio registrato «slimmer». Per la commercializzazione dei suoi prodotti, la Baif si era avvalsa della Mec. La Mec, a sua volta aveva, immesso nel mercato un integratore alimentare ad uso dimagrante contraddistinto dal marchio «slimmix» con evidente effetto confusorio per il consumatore finale. Su questo presupposto, l’attrice chiedeva ai giudici non solo la contraffazione del prodotto targato slimmix, ma anche la relativa inibitoria dell’utilizzo e pubblicazione della sentenza. La convenuta, invece, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo in via di eccezione la nullità del marchio “slimmer” in quanto espressione di carattere descrittivo e comunque volgarizzata.
Il Tribunale di Milano, investito della controversia nel 2005, accoglieva le domande dell’attrice e rigettava l’eccezione della convenuta. Dello stesso avviso anche la Corte di appello di Milano, con sentenza 7 maggio 2007. Secondo i giudici di Cassazione, sez. I Civile, invece, il marchio della Baif costituito dalla parola “slimmer” è nullo per non assenza di capacità distintiva (requisito richiesto dalla legge per la sua protezione industriale) poiché la parola “slimmer” è palesemente descrittiva della funzione dimagrante del prodotto contrassegnato dal marchio a nulla rilevando l’aggiunta della sillaba “er” alla radice “slim”. La «destinazione» e ogni «altra caratteristica» di un prodotto la cui finalità è proprio quella dimagrante richiamata dalla radice “slim” della parola inglese utilizzata nel marchio, lungi dal fare acquisire al marchio una connotazione di fantasia, accresce la sua natura descrittiva in relazione alla funzione dimagrante del prodotto.
Le norme comunitarie, infatti, risultano in tal senso decisive poiché non consentono di creare un diritto di esclusiva su parole che nel linguaggio comune risultano collegabili al tipo merceologico e devono pertanto restare patrimonio comune. La ratio è quella di evitare che il diritto si trasformi in un monopolio di fabbricazione; il carattere distintivo del marchio, ricordano gli “ermellini”, deve essere valutato in funzione, da una parte, della merce per la quale è chiesta la registrazione e, dall’altra, delle aspettative del consumatore, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l’identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa.
Pertanto, la Corte Suprema cassa la sentenza e rimanda la questione al giudice del rinvio.
3 luglio 2015Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com
25.03.2024
