Marchi e brevetti

Non registrabilità del marchio Skype per somiglianza al marchio Sky

Tribunale dell’Unione europea comunicato stampa 2015, n. 50 (leggi il comunicato)

Una recentissima sentenza del Tribunale dell’UE ha negato al noto operatore per chiamate gratuite via Internet, la registrazione del marchio comunitario Skype a causa dell’”l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni figurativo e denominativo Skype e il marchio denominativo Sky“.

La vicenda è la seguente. Nel 2004 e nel 2005 la società Skype depositava, presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), istanza di registrazione del marchio comunitario SKYPE come per le seguenti classi merceologiche: apparecchiature audio e video, prodotti di telefonia e di fotografia nonché per servizi informatici legati a software o alla creazione o all’hosting di siti Internet. Nel 2005 e nel 2006 la società Sky Broadcasting Group, divenuta Sky e Sky IP International, propose opposizione lamentando un rischio di confusione con il suo marchio denominativo comunitario SKY, depositato nel 2003 per prodotti e servizi identici.

Con decisioni del 2012 e del 2013, l’UAMI ha accolto l’opposizione, ravvisando, in sostanza, l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto. Conseguentemente, Skype ha chiesto l’annullamento di tali decisioni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con le odierne sentenze, il Tribunale respinge i ricorsi di Skype e conferma quindi l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni figurativo e denominativo SKYPE e il marchio denominativo SKY.

I marchi, sebbene noti ai più, sono i seguenti:

ImmagineSecondo i giudici comunitari, il fatto che, nel segno figurativo richiesto, l’elemento denominativo skype sia circondato da un bordo a forma di nuvola o di bolla non rimette in discussione il grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale. Sotto il profilo visivo, infatti, l’elemento figurativo si limita a mettere in risalto l’elemento denominativo ed è quindi percepito come un semplice bordo. Dal punto di vista fonetico, l’elemento figurativo a forma di bordo non è idoneo a produrre un’impressione fonetica, la quale resta esclusivamente determinata dall’elemento denominativo. Infine, sul piano concettuale, l’elemento figurativo non veicola alcun concetto, a parte, eventualmente, quello di una nuvola, il che potrebbe allora ulteriormente aumentare la probabilità di identificazione dell’elemento sky all’interno dell’elemento denominativo skype, poiché le nuvole si trovano in cielo e possono quindi essere facilmente associate al temine sky.

Inoltre, i giudici hanno argomentato che il termine Sky, appartenente al vocabolario di base della lingua inglese, resta chiaramente identificabile nel termine Skype, sebbene quest’ultimo sia scritto in una sola parola.

La pronuncia non priverà comunque la Microsoft della possibilità di utilizzare il marchio Skype in Europa giacché la decisione attiene esclusivamente ai profili inerenti alla registrazione e non anche all’utilizzo.

Le vicende giudiziarie tra Microsoft e Sky non sembrano dunque avere fine. Già nei primi mesi del 2014 Microsoft fu costretta a cambiare il nome del suo servizio SkyDrive in OneDrive in seguito a un accordo raggiunto con Sky, che le aveva fatto causa per avere utilizzato il suo marchio. OneDrive viene usato da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo per salvare e mantenere sincronizzati i propri file tra diversi dispositivi tramite la tecnologia cloud.

Microsoft ha in ogni caso comunicato che presenterà appello (BBC site). La guerra non sembra neanche lontanamente voler volgere al termine.

15 maggio 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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