Marchi e brevetti

Marchio debole e secondary meaning

Cass., 2 febbraio 2015, n. 1861 (leggi la sentenza)

Con sentenza del 2 febbraio 2015, n. 1861, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di tutela del marchio “debole” e del secondary meaning.

In particolare, la vicenda ha ad oggetto il marchio Divani&Divani di titolarità della società Natuzzi S.p.A., nota produttrice di divani, poltrone, mobili e accessori per la casa.

La Natuzzi si era rivolta al Tribunale di Bari per impedire alla società barese Divini&Divani l’uso della denominazione sociale e del marchio Divini&Divani relativamente al settore merceologico di riferimento con conseguente riconoscimento della concorrenza sleale e risarcimento danni. La sentenza di primo grado riconosceva la contraffazione del marchio nonché un risarcimento per l’indebito vantaggio, ma non la concorrenza sleale.

La Divini&Divani presentava, pertanto, appello negando la confondibilità dei marchi e affermando la debolezza del marchio della Natuzzi. La Corte di Appello di Bari, accogliendo le istanze della ricorrente, riformava la sentenza di primo grado rigettando, altresì, tutte le richieste della Natuzzi (cfr. Corte d’Appello di Bari 394\2008).

Impugnata la sentenza d’appello in Cassazione, la Natuzzi contestava il contenuto della sentenza d’appello poiché, secondo la tesi di parte attrice, i giudici baresi (i) consideravano il marchio Divani&Divani un marchio “debole”, ossia dotato di scarsa capacità distintiva in quanto composto di una parola di uso comune e descrittiva del prodotto, non considerando la capacità distintiva acquisita dal marchio Divani&Divani in diciotto anni di intenso uso commerciale e pubblicitario e (ii) ignoravano il rischio di confusione per il consumatore medio derivante dall’estrema somiglianza tra i due marchi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i due motivi principali del ricorso. Nel considerare il marchio Divani&Divani, quale marchio debole, meritevole di una tutela limitata al solo caso di imitazione integrale, la Corte d’Appello non aveva tenuto debitamente conto della giurisprudenza che invero riconosce ai marchi originariamente deboli la possibilità di acquisire una forte capacità distintiva – detta secondary meaning – per effetto di un’elevata diffusione commerciale e di una cospicua spendita pubblicitaria del marchio.

In altre parole, il Supremo Collegio ha rammentato che il secondary meaning consente ad un marchio descrittivo – la cui validità sarebbe esclusa per difetto di capacità distintiva ex art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 30 del 2005 – di divenire meritevole di tutela ogniqualvolta, per effetto del suo uso sul mercato, arrivi ad aggiungere al significato generico direttamente identificativo del prodotto che contraddistingue, un secondo significato di identificazione di origine imprenditoriale di tale prodotto, sì da assolvere in pieno la funzione-base riconosciuta dalla legge al marchio d’impresa. Osserva la Corte che “Tale fenomeno, [n.d.r. del secondary meaning] elaborato ai fini della cd. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso che ne viene fatto dal mercato, è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole – ma non nullo – che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità”

La Suprema Corte ha, pertanto, cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Bari per un riesame del caso alla luce del suddetto principio di diritto.

22 maggio 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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