Marchi e brevetti

Licenza marchio e clausola del sell-off

Tribunale di Milano, Sez. Specializzata in materia di impresa, 30 aprile 2015

Il rapporto intercorrente tra il titolare del marchio ed il suo licenziatario è un tema dottrinale e giurisprudenziale molto più complesso rispetto al classico caso di conflitto tra titolare e “presunti” contraffattori nella quale la relazione è puramente extracontrattuale. L’ordinanza del Tribunale di Milano che ci si appresta a commentare affronta questo specifico problema.

La vicenda è la seguente: un’impresa del settore moda aveva concesso in licenza a una società francese l’uso del proprio marchio su alcuni prodotti servendosi per il mercato italiano della propria filiale locale come distributrice. Nel contratto tra titolare del marchio e licenziataria, vi era la clausola cd. di sell-off in base alla quale la licenziataria avrebbe avuto il diritto di smaltire eventuali giacenze nel periodo massimo di 6 mesi dalla cessazione della licenza con obbligo di distruzione delle merci invendute al termine di detto periodo. Scaduto il contratto di licenza, quest’ultimo non era stato rinnovato. Trascorso anche il periodo di 6 mesi previsto dalla clausola di sell-off, la società titolare del marchio scopriva che una terza società stava continuando a vendere sul mercato italiano prodotti recanti il proprio marchio, riconducibili a giacenze di magazzino rimaste alla distributrice italiana dell’ex licenziataria, ed evidentemente cedute a quella.

La titolare del marchio rivolgeva, quindi, alla Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano chiedendo l’inibitoria urgente contro la cessionaria della propria ex licenziataria, per violazione dei propri diritti di marchio e per concorrenza sleale.

Nel costituirsi, la società resistente fondava la propria tesi su due elementi: (i) estraneità rispetto alla vendita della società terza; (ii) applicazione del principio dell’esaurimento dei diritti sul marchio (secondo cui il titolare di un diritto di proprietà industriale non può esercitare le facoltà ad esso connesse per opporsi alla circolazione di un prodotto che sia stato immesso nel mercato dal titolare stesso o con il suo consenso).

Secondo il Giudice la cessione dello stock di magazzino a ridosso della scadenza dei sei mesi rappresenterebbe uno stratagemma (illecito) per aggirare i vincoli contrattuali assunti con la titolare del diritto di esclusiva pregiudicandone così i diritti. In sostanza, se così non fosse, per eludere questa clausola contrattuale del sell-off, basterebbe costituire una NewCo e commercializzare per il suo tramite oppure, più semplicemente, vendere tutto ad una controllata; tale evenienza, non sarebbe giusta nei confronti del reale titolare del diritto di esclusiva del marchio quanto meno sotto il profilo della scorrettezza professionale. La considerazione del giudice è stata proprio questa; il Tribunale ha evidenziato come questo rappresentava un tentativo della licenziataria di allungare surrettiziamente il periodo di smaltimento ad essa concesso con un artificio giuridico in violazione delle norme contrattuali e dei diritti del legittimo titolare.

In relazione al periculum, cioè l’urgenza costituente prerequisito di qualsiasi misura cautelare, il Giudice ha osservato che il protrarsi della distribuzione di ingenti quantitativi di prodotti non autorizzati avrebbe determinato danni anche in termini di immagine di difficile reintegrazione. In giurisprudenza, si ritiene che la possibilità di danno irreparabile o difficilmente quantificabile integri tipicamente il periculum cautelare. Il Giudice ha, quindi, concesso l’inibitoria richiesta, con condanna alle spese del giudizio.

12 Giugno 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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