Marchi e brevetti

La tutela del modello di utilità dalla contraffazione per equivalente

Tribunale di Milano, Sez. Spec. in materia d’impresa, sentenza 10 settembre 2015, n. 10164 

Recentemente la giurisprudenza di merito, nello specifico il Tribunale di Milano, è intervenuta in materia di contraffazione di modelli di utilità. Difatti, in materia di modelli di utilità, la contraffazione non si verifica solo qualora vi sia una mera “copia” del modello ma anche quando si verifica uno sfruttamento sleale del medesimo “concetto innovativo” contenuto nel modello stesso (cd. contraffazione per equivalente ex art. 82 co. 3 c.p.i.).

Secondo i giudici milanesi, «il richiamo ad un medesimo “concetto innovativo” eseguito dalla norma comporta necessariamente che anche forme diverse possano essere ritenute interferenti qualora possa ritenersi evidente che – a pari efficacia – le forme differenti non siano altro che una variante ovvia della struttura descritta nel brevetto, cioè già di per sé costituenti normale alternativa tecnica mediante la quale raggiungere il medesimo risultato»

In sostanza, quindi, non è sufficiente cambiare la forma ad un oggetto per eludere le norme in materia di violazione dei diritti di privativa sui modelli di utilità ma, al contrario, è necessario sfruttare un diverso concetto innovativo, cioè una tecnologia diversa. Difatti, continuano i giudici milanesi, « Va dunque valutato […] se la diversa conformazione dell’utensile o della parte di macchina, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente oggetto di tutela brevettuale, tenuto peraltro conto che la contraffazione per equivalenza non potrebbe essere esclusa nel caso in cui il prodotto (o il procedimento) accusato sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente, o ad una singola fase del procedimento, ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale né ripetitiva della precedente ( ex plurimis Cass. 30234/11)».

18 settembre 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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