Il gioco delle parti nella verifica dei crediti

La tutela del concept store

La prossima volta che entreremo in un negozio dallo stile particolarmente ricercato, potremo chiederci se non stiamo calpestando un’opera d’arte!

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha infatti confermato lo status di opera dell’ingegno ai negozi di articoli di profumeria a marchio KIKO con una decisione che, per l’ampio spettro delle questioni affrontate e per l’esauriente motivazione, sono certo rappresenterà un arresto di riferimento per pronunce future.

Il caso trae origine dall’allestimento da parte della concorrente Wycon S.p.a. di negozi del tutto simili a quelli della Kiko S.p.a. Quest’ultima, quindi, ha citato in giudizio la prima per violazione – tra le altre cose – della normativa sul diritto d’autore con particolare riferimento alla tutela «i disegni e le opere dell’architettura», così come indicato agli artt. 1 e 2.5 della Legge sul Diritto d’Autore (LDA – Legge n. 633 del 1941)[1].

La sentenza è esente da critiche, e poco c’è da aggiungere o commentare in ordine ai corretti richiami e applicazione di consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali operati. Essa però sancisce la privativa autorale dei c.d. dei concept store, e vale quindi la pena cogliere l’occasione per ripercorrere tutti i diversi profili di tutela industriale che una catena di distribuzione può in astratto vantare sui propri punti vendita.

Tre sono gli istituti che sanciscono un’esclusiva reale. Per completezza aggiungo le ipotesi di concorrenza sleale che, pur avendo natura personale, sono normale corollario della contraffazione.

1.        Diritto d’autore.

Come già accennato, la legge tutela «i disegni e le opere dell’architettura». Non solo quindi il progetto in sé, ma anche la sua realizzazione concreta, ovvero il negozio (architettura di interni), che, come tale, potrebbe scostarsi dall’idea originaria dell’architetto.

Per accedere alla tutela, non occorre che l’opera abbia un particolare pregio artistico, essendo sufficiente che il carattere creativo richiesto dalla legge (art 1 LDA) sia ravvisato nella sua originalità, ovvero che gli elementi che la compongono siano combinati in modo da esprimere una chiave stilistica non ovvia nel settore di riferimento. Né serve che tali elementi siano incorporati nell’immobile come componenti fissi[2], ben potendo trattarsi di arredi, purché disposti in una combinazione non funzionale e non banale, sicché nel loro insieme contribuiscano a conferire all’ambiente una chiara e unitaria identificazione e riconoscibilità sul piano espressivo.

2.        Marchio d’impresa.

La CGEU, in sede di pronuncia pregiudiziale, ha già riconosciuto che l’allestimento di uno spazio di vendita può essere registrato come marchio (v. causa C-421/2013, c.d. caso Apple, con commento in questa rivista) considerando il design d’interni alla stregua del confezionamento di un servizio. Riallacciandosi all’art. 2 della Direttiva 2008/95/EC che forniva l’elenco tassativo di ciò che può costituire marchio (oggi sostituito in formulazione pressoché identica per quel che qui rileva, dall’art. 3 della Direttiva (UE) 2015/2436), la Corte ha detto che: «possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare […] la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». I giudici hanno aggiunto che la rappresentazione grafica del marchio, oggi non più richiesta come requisito necessario di registrazione, sostituito da una più generica rappresentazione idonea, può essere eseguita senza necessario riferimento alle dimensioni e proporzioni.

Resta tuttavia il requisito della distintività, che in questo caso deve essere particolarmente marcata: il layout del punto vendita non deve essere affatto semplice, ma frutto di una ricerca stilistica con forte impronta caratterizzante sicché, nella percezione del consumatore (tipicamente da una visione frontale all’ingresso), evochi decisamente la fonte produttiva, indipendentemente dall’insegna (in tal senso anche le recenti Guidelines for Examination, of European Union Trade Marks, EUIPO, § 2.9, p 325).

Alla stregua di tale requisito, va sottolineato che i punti vendita KIKO, ancorché siano stati considerati opere dell’ingegno, non hanno superato il test della distintività e la domanda di registrazione come marchio è stata respinta nel 2016 dal First Board of Appeal della EUIPO (R-1135/2015-1) poiché «none of the shapes, line and color characteristics highlighted, either individually or in combination with each other, departs significantly from the norm or customs of the cosmetics retail sector»[3].

3.        Opere del disegno industriale e lavori di ingegneria.

Gli elementi architetturali che compongono nel loro insieme il progetto – almeno alcuni di essi – possono essere, separatamente gli uni dagli altri, oggetto di tutela come design industriale ai sensi dell’art. 2.10 LDA a condizione che siano dotati di “valore artistico”, ovvero non siano solo originali, ma dotati di particolare pregio, cioè apprezzati come opere d’arte da critici esperti in grado di cogliere, al di là dell’aspetto materiale e funzionale dell’oggetto, il suo significato simbolico e trascendente (vedi in questa Rivista, il commento a Cass., 13 novembre 2015 n. 23292). Questa maggiore difficoltà di accesso alla tutela, si spiega con il carattere funzionale dell’opera del design (arte applicata) che persegue un fine essenzialmente industriale che, qualora fosse facilmente assoggettabile alla tutela autorale, avrebbe effetti anticoncorrenziali.

Non meno difficile da provare, è la tutela degli elementi di arredo come lavoro di ingegneria ex art. 99 LDA per i quali occorre che costituiscano «soluzioni originali di problemi tecnici».

4.        Design.

Se non dotato di “valore artistico”, l’opera del design può essere oggetto di tutela “minore” come disegno o modello ai sensi dell’art. 33 del Codice della Proprietà Industriale (DPI – D.Lgs. 30/2005). Per ottenere ciò occorre tuttavia che il disegno o modello abbia il c.d. «carattere individuale», ovvero che esso susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello.

A tale riguardo, ricorda il Tribunale di Milano (Trib. Milano, n. 4180 del 12 aprile 2017, con commento in questa Rivista) che per riconoscere il carattere in parola occorre una “differenza qualificata” che costituisca «originalità estetica, che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale» (Trib. Milano, 23 settembre 2009).

Va aggiunto che le due tutele, autorale e brevettuale, non si escludono, ma possono cumularsi (v. CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17)

5.        Concorrenza sleale

Chiudo questa breve panoramica con la concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.) che, sebbene come accennato non appresti una tutela reale ma personale, può raggiungere grosso modo il medesimo risultato di una privativa. Per questo è necessario che la condotta incriminata si inscriva in un quadro complessivo di imitazione sub specie parassitaria consistente nello sfruttamento pedissequo delle iniziative o delle soluzioni di vendita e/o promozione di un concorrente.

Anche in questo caso i limiti della tutela si rinvengono nell’originalità delle attività. Come infatti insegna Cass. 13243/2004: «quanto un determinato modo di produrre o commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operano nel settore […], imitare non costituisce più atto contrario alla correttezza professionale».

Cass., 30 aprile 2020, n. 8433 [leggi il testo integrale della sentenza]

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

[1] Gli scontri giudiziari sono stati condotti su Milano e Roma e non tutti i giudici sono stati d’accordo con le conclusioni della Cassazione oggi in commento (vede le due ordinanze del 2010 e del 2012 su ricorso ex art. 164 LDA, qui e qui).

[2] Caratteristica ritenuta necessaria dal Tribunale di Milano con le sentenze del 31 maggio 2006 e del 10 luglio 2006, nonché dal Tribunale di Catania con sentenza del 17 giugno 2000.

[3] Proprio grazie al venir meno di questo presupposto, possono oggi costituire marchi d’impresa anche gli odori. Nell’ambito della vendita al consumo c’è chi ha registrato il profumo del negozio. Lo ha fatto Verizon con il suo “flowery musk” (Reg. No. 4,618,936) e la United Airlines per una essenza sparsa nelle aree di imbarco al Chicago’s O’Hare Airport.

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