Marchi e brevetti

Kornspitz: Marchio divenuto una generica denominazione commerciale di un prodotto

Corte di Giustizia, Terza Sezione, Causa C-409/12, 6 marzo 2014 (leggi la sentenza per esteso)

La sentenza della Corte di Giustizia, sezione III nella causa C- 409\12 del 6 marzo 2014, affronta la complessa questione relativa all’ipotesi in cui un marchio, in considerazione della sua fama e notorietà, identifichi un determinato prodotto o servizio commerciale.

Nella fattispecie, un’impresa austriaca produceva alcuni ingredienti per fornai che venivano distribuiti con il marchio KORNSPITZ. Gli ingredienti venivano solitamente utilizzati per la produzione di panini particolari che venivano venduti con questo stesso nome, previo chiaramente consenso del titolare del marchio. La vendita di tale particolare panino si è diffusa nel tempo e spesso è capitato che questo prodotto venisse commercializzato da fornai che non utilizzavano i prodotti KORNSPITZ. Per questo motivo, il titolare del marchio rivendicava i suoi diritti di esclusiva opponendosi a questa prassi. Dal canto suo, invece, l’associazione panificatori, controparte in giudizio, aveva obiettato che allo stato dell’arte, i diritti sul marchio dovevano considerarsi estinti in quanto divenuto denominazione generica di un prodotto perdendo la sua funzione distintiva. Secondo la tesi di parte convenuta, in altre parole, la denominazione KORNSPITZ, non avrebbe più evocato nella percezione del pubblico una particolare origine del prodotto (assorbendo ad una funzione distintiva di marchio), ma il prodotto stesso. Adito il giudice competente, questo decise di interpellare la Corte UE, chiedendo se il diritto comunitario in materia confortasse validamente questo orientamento.

La Corte di Giustizia ha stabilito, rispondendo al quesito con la sentenza in oggetto, che l’art. 12, par. 2, lett. a), della Direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione simile, il titolare si espone al pericolo della decadenza del marchio solo qualora tale prodotto sia diventato, per l’attività o inattività del titolare, la generica denominazione di un determinato bene per il pubblico dei consumatori finali.

13 giugno 2014

(Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com)

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