Marchi e brevetti

Jack Daniel’s: la buona fede non rileva per le azioni di contraffazione ed usurpazione

Cass, 12 marzo 2014, sez. I, n. 5722 (leggi la sentenza per esteso)

Con la sentenza del 12 marzo 2014, n. 5722, la Cassazione è tornata su un punto di grande interesse stabilendo che la: «Che le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa, la buona fede, di chi usa un marchio altrui senza averne il diritto, possono assumere rilevanza solo ai fini dell’accoglimento o meno dell’azione (personale) di concorrenza sleale e di risarcimento del danno proposta contro il responsabile, ma sono del tutto irrilevanti ai fini dell’azione diretta ad impedire l’usurpazione o la contraffazione del marchio, che è un’azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale destinato al servizio di un’impresa, nei confronti di chiunque ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo di quella titolarità, indipendentemente dalla sua buona fede».

Il principio di diritto sopra esposto, è stato pronunciato all’esito della causa intentata dalla società Jack Daniel’s, nota produttrice di whisky e liquori, contro un rivenditore, la Distillerie Bagnoli, che aveva acquistato merce contraffatta da un terzo, importatore estero, e la poneva in commercio con il marchio dell’attore in Italia.

La Distillerie Bagnoli a sua discolpa sosteneva di non aver commesso atti di contraffazione in quanto aveva acquistato i prodotti in buona fede, inconsapevole del fatto che l’importatore estero avesse apposto il marchio in modo abusivo. Aggiungeva, inoltre, che ai commercianti professionali non andrebbe attribuito alcun onere di verifica che la merce di origine extracomunitaria che essi acquistano sia stata importata in Europa con il consenso del titolare; che quindi si dovrebbe concludere che unico responsabile della violazione dei diritti di marchio su prodotti oggetto di importazione parallela extracomunitaria delle merci dovrebbe essere l’importatore stesso e non anche coloro che rivendono i prodotti acquistati dall’importatore.

Concludendo, a nulla rileva la buona fede di chi, pur senza colpa, commercializza prodotti recanti un marchio contraffatto sicché, la mera circostanza di essere rivenditore di prodotti recanti un marchio altrui senza legittima licenza, integra gli estremi della contraffazione con tutte le conseguenze in termini di risarcimento, sequestro e quant’altro ritenuto utile dal giudice per la tutela e il ristoro del diritto leso.

09 maggio 2014

(Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com )

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