Marchi e brevetti

Importazione parallela di medicinali brevettati dai “nuovi” Stati UE

Corte di Giustizia UE, causa C‑539/13 (leggi la sentenza)

Il “Meccanismo Specifico” è l’insieme delle regole che disciplinano l’importazione parallela nell’Unione Europea (“UE”) di medicinali coperti da brevetto in deroga ai principi di libera circolazione dei beni e di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale. Il Meccanismo si applica ai medicinali provenienti dagli Stati Membri entrati nella UE con l’atto di adesione del 2003: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia. In sostanza, sulla base di tale Meccanismo, il detentore o beneficiario dei diritti di brevetto o certificato protettivo complementare (“CPC”) in uno Stato Membro ha il diritto di opporsi all’importazione parallela di un medicinale da tali “nuovi” Stati Membri, anche se detto medicinale era stato ivi immesso sul mercato per la prima volta dal detentore o beneficiario stesso o con il suo consenso. Il Meccanismo prevede peraltro che, ove un’azienda voglia procedere a una simile importazione parallela, essa debba notificare tale sua intenzione al detentore o beneficiario del brevetto/CPC almeno un mese prima di quando effettua la domanda di importazione alle autorità competenti.

Recentemente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nell’ambito del procedimento C 539/13 avviato dalle aziende farmaceutiche M.C. e M.S.D. nei confronti della concorrente S.P. per chiarire alcuni punti importanti riguardo questo argomento.

Nel caso di specie, la società P. aveva notificato a MSD, licenziataria per il Regno Unito di un brevetto e CPC detenuti da MC, la propria intenzione di procedere all’importazione parallela del corrispondente medicinale dalla Polonia al Regno Unito. MSD non aveva risposto. Successivamente, SP, società collegata di P., aveva avviato l’importazione e commercializzazione in questione; di qui l’avvio da parte di MC e MSD del procedimento per contraffazione di brevetto nei confronti di SP.

Il Giudice adito in relazione all’interpretazione delle norme che regolano il Meccanismo, aveva rimesso la questione al giudice comunitario.

Il Giudice del rinvio chiedeva innanzitutto se il Meccanismo imponesse al detentore o al beneficiario di un brevetto / CPC di notificare la propria intenzione di opporsi alla proposta importazione prima di far valere tali propri diritti di opposizione. In risposta, la CGUE afferma che “nessuna disposizione del Meccanismo specifico impone espressamente a detto titolare o beneficiario di comunicare, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria in tal senso, la propria intenzione di opporsi all’importazione proposta che gli è stata debitamente notificata. Tuttavia, qualora il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un CPC non si avvalga di tale periodo di un mese di attesa per manifestare la propria opposizione, il soggetto che ha proposto di importare il medicinale può legittimamente richiedere alle autorità competenti l’autorizzazione ad importare tale prodotto e, se del caso, procedere alla sua importazione ed alla sua commercializzazione. Ciò nondimeno, anche in una siffatta situazione, il detentore o il beneficiario del brevetto o del CPC non può considerarsi decaduto dal diritto di avvalersi del Meccanismo specifico. Sebbene non possa ottenere il risarcimento del danno subito per importazioni cui non si è opposto in tempo utile, tale detentore o beneficiario rimane in linea di principio libero di opporsi, in futuro, all’importazione ed alla commercializzazione del medicinale protetto dal brevetto o dal CPC“.

Il Giudice del rinvio chiedeva inoltre a chi dovesse essere diretta la notificazione contenente la dichiarata intenzione di procedere all’importazione. La CGUE osserva che “da un’interpretazione letterale del Meccanismo specifico risulta che la notificazione deve essere indirizzata al detentore del brevetto o del CPC, o a qualsiasi altra persona che disponga ai sensi della legge dei diritti conferiti da tale brevetto o da tale CPC“, in particolare in forza di un accordo di licenza. Diversamente da quanto affermava SP, non si può invece intendere il termine “beneficiario” come qualsiasi società che, all’interno di un gruppo, si possa ragionevolmente ritenere agisca in nome del detentore del brevetto (es. la titolare dell’AIC).

13 marzo 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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