Marchi e brevetti

I singoli elementi che costituiscono un marchio commerciale non sono distintamente tutelabili

Cass., 5 marzo 2014, n. 5099  (leggi la sentenza per esteso)

Con la sentenza del 5 marzo 2014 n. 5099, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui i singoli elementi che costituiscono un marchio commerciale non sono singolarmente tutelabili. Infatti, come precisato, l’uso di uno stesso termine distintivo da parte di un competitor per pubblicizzare il suo prodotto non invalida tutta l’etichetta.

Il fatto è costituito dal ricorso di una famosa azienda produttrice di prodotti alimentari contro la decisione della Corte d’Appello di Milano. Nello specifico, la S.p.a., che aveva registrato cinque marchi contenenti una specifica parola per contraddistinguere una serie di prodotti di pasticceria e biscotti, conveniva in giudizio un’altra nota azienda alimentare che aveva iniziato a usare un marchio contenente la stessa parola per una nuova linea di pasta alimentare. La ricorrente chiedeva che si dichiarasse nullo il marchio «per difetto di novità o, in subordine, per difetto di capacità distintiva» e che la convenuta risarcisse i danni. In primo grado la richiesta della ricorrente veniva rigettata. Successivamente, la Corte d’Appello di Milano confermava quanto statuito in primo grado.

La tesi sostenuta dalla ricorrente si fondava sull’assunto che nel caso di un marchio complesso, la capacità distintiva conseguita per effetto dell’uso (cd. secondary meaning) non può non riguardare, oltre al marchio nel suo complesso, anche ciascuno dei segni che lo compongono. Tuttavia, a detta degli Ermellini, si assisterebbe, accogliendo questa soluzione, ad una «violazione della regola per cui è solo la capacità in concreto rivelata dall’uso ad attribuire carattere distintivo a un segno di per sé meramente descrittivo». La Cassazione rafforza il concetto richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cui si appella anche la ricorrente (sentenza 7 luglio 2005 in causa C-353/03) che, però, non ha affermato il contrario, «esprimendosi in termini di mera possibilità, e non necessità, che ciascun elemento del marchio complesso assuma, con l’uso, una propria capacità distintiva». Il ricorso pertanto viene rigettato.

2 aprile 2014

(Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com)

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