Marchi e brevetti

Contraffazione marchi e giudizio di affinità

Cass. civ. Sez. I, 4 marzo 2015, n. 4386 (leggi la sentenza)

Con la sentenza n. 4386 del 4 marzo 2015, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa al giudizio di affinità tra prodotti ai fine della valutazione circa la sussistenza della contraffazione.

Alla base della vicenda un’azienda svedese che aveva assunto come elemento distintivo sul mercato un marchio già presente e utilizzato da altra società italiana. Quest’ultima si occupava di cronaca e informazione attraverso la redazione di un quotidiano da distribuire gratuitamente, mente la prima era impegnata nella commercializzazione dei prodotti all’ingrosso. I punti di contatto che avevano decretato l’assimilazione dei due nomi consisteva secondo i giudici di merito su diversi elementi tra i quali la fonetica. Non solo anche l’azienda impegnata nella distribuzione aveva finito per distribuire degli opuscoli nei quali per l’appunto figurava il marchio in questione. Tanto era bastato ai giudici di merito per decretare la contraffazione del marchio. La Cassazione ha chiarito, invece, che l’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento della effettiva confusione tra i prodotti e delle concrete modalità d’uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale..

La Corte, poi, per fare chiarezza ha ritenuto di dover analizzare su quali elementi fossero state pronunciate le sentenze di merito. E allora i Supremi giudici hanno ritenuto che la motivazione fosse del tutto insufficiente in quanto risultava che «i due prodotti fossero affini dal punto di vista merceologico, perchè soddisfacevano entrambi sia pure con modalità diverse un analogo bisogno di informazione reso al pubblico in maniera pur occasionale, ma ripetuta a intervalli di tempo regolari. La differente informazione resa l’una di carattere generalista (con le notizie proprie di un quotidiano), l’altra squisitamente commerciale (con i cataloghi dei prodotti in vendita) non toglieva che i due prodotti incrociassero il medesimo ambito che era quello proprio della comunicazione stampata ai fini economici».

Gli ermellini ribadiscono da subito un principio pacifico in dottrina così come in giurisprudenza secondo cui la tutela contro la contraffazione di marchi è configurabile solo fra prodotti identici o affini, cioè appartenenti allo stesso genere. Questa valutazione deve essere realizzata attraverso l’analisi di tre parametri:

(i)                  natura del bene;

(ii)                clientela destinataria;

(iii)               esigenze che il bene intende soddisfare.

La Suprema Corte rileva come tale affinità implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti e non la mera appartenenza degli stessi ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume. In tal senso, non può ritenersi esaustivo il giudizio di affinità formulato dal giudice del merito concernente il raffronto tra beni costituiti da cataloghi stampati con l’elencazione dei prodotti messi in vendita giacchè non sufficientemente argomentato in ordine all’esame delle diverse esigenze dei consumatori che l’uno e l’altro prodotto tendono a soddisfare.

Non sono state effettuate inoltre valutazioni sulla prevalenza della funzione informativa rispetto a quella pubblicitaria e sulla possibile diversità che esiste tra il pubblico interessato a conoscere le notizie quotidiane e quello interessato, invece, a conoscere esclusivamente la pubblicità dei prodotti. La Cassazione ha accolto, pertanto, il motivo della ricorrente svedese cassando con rinvio al Tribunale di Tonino in diversa composizione

24 aprile 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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