Marchi e brevetti

Confondibilità tra marchi e l’importanza della classe 35

CGUE, 21 maggio 2014, Causa T-599/11 (leggi la sentenza per esteso)

Con la sentenza in commento la Corte Generale di Lussemburgo, confermando la decisione della Commissione Ricorsi dell’UAMI, ha riconosciuto che il marchio “ENI” e il marchio “EMI”, rispettivamente utilizzati dalle note aziende (discografica la prima e di gas ed energia la seconda), fossero confondibili allorché utilizzati, da ENI S.p.A., per distinguere capi di abbigliamento, calzature e cappelleria e, da EMI Ltd., per distinguere i servizi di commercio di quei medesimi prodotti.

In altri termini, richiamando un principio già espresso in precedenti decisioni (Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte C-418/02 e O STORE T-116/06), la Corte ha ritenuto nullo il marchio “ENI”, benché registrato nella classe 25, per difetto di novità in quanto confondibile con il marchio precedente “EMI” registrato nella classe 35. E ciò per il fatto che, ancorché si tratti di marchi appartenenti a classi molto distanti (peraltro una avente ad oggetto prodotti e l’altra avente ad oggetto servizi), entrambi fanno riferimento ai medesimi prodotti di abbigliamento, calzature e cappelleria.

ENI Ltd., infatti, aveva registrato nel marzo 2006 l’omonimo marchio per fornire un servizio di vendita al pubblico (consistente nel «raggruppamento, per conto terzi, di prodotti vari in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto») specificando che tale servizio avrebbe avuto ad oggetto proprio la commercializzazione di articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria.

Tale specifica circostanza non sarebbe ovviamente mai stata sufficiente di per sé per la declaratoria di nullità del marchio ENI se la Corte non avesse al contempo ravvisato un certo grado di similitudine con il marchio EMI.

Proprio su quest’ultimo punto i giudici hanno ribadito un altro importante principio per cui tanto più i due marchi in esame sono noti al pubblico nel settore in cui vengono usati, tanto più perdono di rilevanza le similitudini grafiche e fonetiche che li accompagnano. Insomma, per scongiurare la confondibilità tra marchi, almeno uno di essi deve evocare un particolare “significato concettuale” immediatamente percepibile dal consumatore di riferimento.

Ebbene, nel caso in esame non solo i due marchi non sono noti nel settore in cui vengono usati (quello dell’abbigliamento), ma è anche vero che i prodotti sono rivolti ad un pubblico eterogeneo, per definizione meno capace di percepire gli eventuali “significati concettuali” sottesi a ciascun segno.

27 giugno 2014

(Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com)

Print Friendly

Condividi su

Potrebbe interessarti anche
Mario Valentino vs. Valentino

Torniamo ad occuparci della vertenza Riva, ovvero la questione sorta in ordine al diritto d’uso de...

Marchi e brevetti

Il fornitore non è sempre responsabile del trattamento

È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che stabilis...

Coronavirus

Il fornitore non è sempre responsabile del trattamento

Da tempo assistiamo al conflitto tra la celebre piattaforma di e-commerce Amazon e le grandi firme, ...

Marchi e brevetti

X