Marchi e brevetti

Clausola di riparazione e riproduzione del marchio originario

Pronuncia pregiudiziale – Ford Motor Company / Wheeltrims s.r.l. (Causa C-500/14) (leggi decisione)

Con la pronuncia pregiudiziale del 6 ottobre scorso, la Corte di giustizia Europea ha chiarito la portata interpretativa dell’art. 14 della direttiva 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, e dell’art. 110 del regolamento n. 6/2002 relativo ai disegni e modelli comunitari.

Entrambe le disposizioni citate, prevedono una eccezione all’esclusiva concessa al titolare di disegni e modelli per cui egli non può opporsi all’uso di tali disegni e modelli da parte di terzi nel caso in cui questi fabbrichino e vendano componenti necessari alla riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario (la c.d. clausola di riparazione). In altri termini, tale principio ripreso anche dall’art. 241 del Codice di Proprietà Industriale italiano, consente a chiunque di entrare nel settore dei pezzi di ricambio senza rischiare di violare diritti di privativa altrui e, al tempo stesso, evita il costituirsi di monopoli del produttore originario in tale mercato a discapito, soprattutto, dell’interesse del consumatore all’accesso ad alternative di acquisto e al confronto di prezzi concorrenziali.

Fermo restando quanto precede, la Corte di Giustizia nella pronuncia in esame ha dovuto esprimersi su un particolare caso di applicazione della clausola di riparazione: qualora il pezzo di ricambio originale rechi su di sé il marchio del produttore originale (nella specie si trattava di copri cerchioni della Ford), potrà in tal caso il ricambista riprodurre tale marchio sul ricambio (non originale) da esso commercializzato? Insomma, il ricambio non originale potrà recare su di sé il marchio del produttore originale senza il consenso di quest’ultimo, atteso che solo in questo modo potrà essere ripristinato l’aspetto originale del prodotto complesso?

La risposta del giudice comunitario (Causa C-500/14) è stata negativa. Le norme europee e l’art. 241 del Codice limitano l’operatività della clausola di riparazione solo ai disegni e modelli e non anche ai marchi. Ne consegue che le richiamate disposizioni, in quanto eccezionali e derogatorie rispetto alla disciplina generale, non sono soggette ad interpretazione estensiva o analogica e il loro portato resta confinato ai soli disegni e modelli sicché, anche laddove un componente recasse su di sé, come sua parte inscindibile, il marchio del produttore originario, questo non potrà essere riprodotto dal ricambista se non previa licenza del titolare, anche se ciò dovesse in parte sacrificare il ripristino (fedele) dell’aspetto originale del prodotto complesso.

Resta comunque il fatto che il marchio Ford potrà essere utilizzato da ricambista con funzione informativa, per esempio sulle confezioni del prodotto, al solo fine di avvertire il pubblico di quale pezzo originale il ricambio costituisce alternativa compatibile con l’autovettura acquistata. Resta esclusa, invece, la funzione distintiva, di individuazione della azienda di origine del prodotto; sicché al consumatore dovrà sempre essere correttamente rappresentato in modo chiaro e univoco che il ricambio non originale che si appresta ad acquistare sostituisce un componente “della Ford”, ma non è prodotto “dalla Ford”.

30 ottobre 2015

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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