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Amazon segna un altro punto contro i grandi marchi. Il caso Coty

Da tempo assistiamo al conflitto tra la celebre piattaforma di e-commerce Amazon e le grandi firme, che impongono alla prima il divieto di commercializzare i prodotti di lusso senza il consenso del titolare del marchio, laddove questi abbia scelto un modello distributivo selettivo.

Questa volta è l’azienda tedesca Coty, che distribuisce profumi ed è titolare inter alia di una licenza sul marchio comunitario Davidoff, a denunciare la commercializzazione da parte di venditori terzi di flaconi di profumo a marchio Davidoff sulla piattaforma www.amazon.de, senza il proprio consenso. La Coty ha infatti chiesto al Tribunale tedesco di condannare Amazon ad astenersi dallo stoccare o spedire in Germania, in proprio o tramite terzi, profumi recanti il marchio Davidoff, se tali prodotti non fossero stati immessi in commercio nell’Unione con il suo consenso.

Dopo essersi vista respingere le proprie richieste sia in primo che in secondo grado, la Coty ha proposto ricorso in Cassazione, dove il giudice del rinvio ha stabilito che l’esito della vertenza dipendeva dall’interpretazione dell’art. 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento CE n. 207/2009 e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento CE 2017/1001.

In tali circostanze la Corte federale di giustizia tedesca ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se una persona che conserva per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, effettua lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche essa stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti”.

Occorre, innanzitutto, ricordare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento n. 207/2009, la cui sostanza è ripresa all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del Regolamento 2017/1001, che il marchio dell’Unione europea conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di vietare a qualsiasi terzo di usare nel commercio un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.

Mentre il paragrafo 2, dell’articolo 9 del Regolamento n. 207/2009, la cui sostanza è ripresa all’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento 2017/1001, fa un elenco non tassativo dei tipi di uso che possono essere vietati dal titolare di un marchio. Tra questi figurano l’offerta dei prodotti, la loro immissione in commercio e il loro stoccaggio a tali fini.

Venendo ora al caso concreto, la Corte di Giustizia Europea ha sottolineato che la resistente, Amazon, si era limitata al magazzinaggio dei flaconi di profumo Davidoff, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio in prima persona.

Per l’effetto, tale tipo di condotta, a parere della Corte, non può essere considerata un “uso” del marchio ai sensi delle citate disposizioni, né può configurare uno “stoccaggio” dei prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio. Infatti, il verbo «usare», implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso. Comportamento che non si riscontra nell’attività svolta da Amazon, che si era limitata a mettere a disposizione la propria piattaforma e il proprio servizio di logistica a venditori terzi.

Tutto ciò considerato, la Corte risponde alla questione sollevata dichiarando che la disposizioni in analisi devono essere interpretate nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità.

La CGUE ha quindi dato ragione ad Amazon segnando un punto per la piattaforma di e-commerce nel match contro i titolari di marchi. Probabilmente però la sentenza avrebbe condotto a conclusioni opposte se il quesito formulato dal giudice del rinvio avesse incluso al suo interno anche una valutazione sulla responsabilità dell’Internet Service Provider ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva sul commercio elettronico, e non solo sull’interpretazione dell’articolo 9 del Regolamento 207/2009 in tema di contraffazione di marchio.

Corte di Giustizia UE, Sez. V,  2 aprile 2020

Francesca Leoni – f.leoni@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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