Tanto fumo e niente arrosto

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Genova ha riconosciuto a danno della Red Bull GMBH la contraffazione dell’omonimo marchio e il compimento di atti di concorrenza sleale.

La vicenda ha origine dalla messa in vendita sul sito «felpamania.com»di alcuni capi di abbigliamento contraddistinti con il noto marchio.

La Red Bull ha reagito in un primo momento ottenendo un provvedimento di sequestro ex art. 129 e 131 del D.Lgs. 30/2005 (il così detto c.p.i.) su due paia di pantaloni, una felpa e alcuni stampi riproducenti il logo dei due tori contrapposti. Successivamente l’azienda ha citato in giudizio il titolare del sito chiedendo, oltre alla distruzione dei capi incriminati e dello stampo, anche il risarcimento del danno quantificato secondo il criterio del prezzo del consenso, ovvero pari al corrispettivo di una ipotetica “ragionevole licenza” che si sarebbe dovuta pagare per svolgere il modo legittimo il commercio.

Accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale.

Il giudice, accogliendo la domanda dell’attore, ha svolto un’ampia ricostruzione in diritto dei presupposti di applicazione della normativa in tema di contraffazione; dilungandosi poi in una dissertazione sulla funzione del marchio e sull’incidenza della notorietà del segno contraffatto. All’esito della sua esposizione ha quindi riconoscendo la circostanza per cui il pubblico del sito «felpamania.com» era indotto a credere che i prodotti lì commercializzati fossero originali, ovvero provenienti dalla Red Bull (il così detto rischio di confusione ex art. 20, lett. b) c.p.i.).

Ma il giudice non si è fermato qui, pronunciandosi anche in tema di concorrenza sleale, ha concluso per l’accoglimento anche di questo specifico profilo di illegittimità.

Sul punto, tuttavia, le motivazioni del collegio appaiono un po’ deboli.

Così si esprime il collegio: «Provata l’utilizzazione da parte dell’imprenditore concorrente del marchio contraffatto, sussiste altresì l’ipotesi della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. perché tale utilizzo è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto dell’impresa concorrente, sfruttando l’altrui lavoro e l’altrui investimento per l’accreditamento del prodotto, ed idoneo ad integrare la fattispecie con fusoria della concorrenza sleale».

Si rileva che, intesa in questi termini, la concorrenza sleale sarebbe disciplina del tutto sovrapponibile a quella industrialistica della contraffazione e, quindi, ricorrente ogni qual volta che vi sia una lesione di un diritto di proprietà intellettuale. Un vera e propria duplicazione di fattispecie legali a fronte di una condotta unitaria. Duplicazione che non trova ragione nei principi dell’ordinamento e nella razionale interpretazione della legge.

La differenza tra contraffazione e concorrenza sleale.

Come ha avuto modo di sottolineare spesso la giurisprudenza, i presupposti della concorrenza sleale sono assai diversi e diverse devono essere le condotte accertate sulla base delle quali questa si può riconoscere distinguendosi dalla contraffazione.

Innanzi tutto, se è vero che ogni volta che c’è contraffazione si crea confusione nel pubblico circa la provenienza dei prodotti o servizi contraddistinti, non è detto che ogni volta che vi sia concorrenza sleale (compiuta con uso di segni altrui) vi debba essere confusione del pubblico. E ancora, se anche un atto di concorrenza sleale (compiuto con uso di segni altrui) dovesse produrre confusione nel pubblico, tale atto non può consistere nella mera contraffazione, ma deve ricondursi a condotte diverse, non sussumibili nell’alveo del c.p.i..

Per brevità, mi limiterò ad un paio di casi effettivamente accaduti. Un produttore di cosmetici pubblicizza i propri prodotti facendo sfilare una modella su di una Rolls Royce. Un produttore di abbigliamento organizza un concorso a premi ove venivano aggiudicati i capi prodotti da un concorrente titolare di un marchio celebre.

In entrambi i casi, c’è utilizzo di marchi altrui, ma non necessariamente c’è confusione del pubblico; oppure la confusione c’è, ma non è data dalla contraffazione del segno notorio, ma da un accostamento parassitario (effetto di trascinamento del marchio più noto a vantaggio di quello meno notorio).

Contraffazione non confusoria.

Le sottigliezze sopra accennate, perdono un po’ di significato allorché, anche dietro impulso della normativa comunitaria, si tende ad attrarre tutte tali fattispecie nell’ambito della contraffazione così detta «non confusoria». Ma una cosa è certa, il giudice, a fronte di una condotta contraffattoria, se vuole applicare anche la disciplina della concorrenza sleale, deve indicare specificamente quali condotte ulteriori, non costituenti di per sé contraffazione, ricorrono nel caso al suo esame. E ciò non è accaduto nel caso al nostro esame.

Ciò ha un risvolto pratico. Ravvisare oltre alla contraffazione anche un’ipotesi di concorrenza sleale, dovrebbe tradursi in sede di liquidazione del danno in un accertamento di più grave pregiudizio e, quindi, in una quantificazione maggiore del quantum risarcitorio.

Il danno risarcibile.

Proprio sul punto del danno, nella sentenza in commento il giudice ritiene di non poter indicare il suo ammontare neanche in via equitativa in quanto parte attrice (i) non ha domandato la retroversione degli utili, (ii) non ha provato la contrazione delle vendite conseguenti alla contraffazione (prova pressoché impossibile) e (iii) le vendite dei prodotti contraffatti sono state esigue.

Ebbene, chi scrive non ritiene che l’attore avrebbe dovuto necessariamente domandare la retroversione degli utili. Avendo la Red Bull chiesto la liquidazione del danno in via equitativa, il giudice avrebbe potuto autonomamente applicare tale criterio di quantificazione anche in difetto di espressa domanda (ex art. 125 c.p.i). Inoltre, la contrazione delle vendite è prova pressoché diabolica, impossibile da fornire, se non in casi di contraffazione di marchi non notori che producono piccoli fatturati, ovvero di marchi che in genere non si ha interesse a contraffare! Quanto poi all’esiguità dei prodotti venduti, trattasi di parametro assolutamente non rilevante (un danno è un danno, anche se piccolo).

Purtroppo, nonostante la chiara lettera della legge (i danni vanno parametrati anche in misura dei benefici realizzati dall’autore della violazione – art. 125 c.p.i.), si fa ancora fatica a recepire una prospettiva risarcitoria – non necessariamente punitiva – che faccia leva sui vantaggi conseguiti dal contraffattore (si pensi che per la legge marchi statunitense, il Lanham Act, il giudice può liquidare fino a tre volte la somma di danno accertata, in una prospettiva apertamente punitiva e disincentivante – Section 35; 15 U.S.C. 1117).

Insomma, ecco un caso paradossale: viene accertata la contraffazione, viene pure riconosciuta la concorrenza sleale, ma non c’è risarcimento del danno!

Trib. Genova, 16 maggio 2016, n. 1744 (leggi la sentenza)

Francesco Ramponef.rampone@lascalaw.com

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