Schweppes: un marchio unico e globale

Non sempre il titolare di un marchio ha l’esclusiva d’uso. Può capitare che in uno stesso territorio siano presenti uguali prodotti contraddistinti con uguali marchi senza che l’unico titolare del brevetto possa opporsi e difendere il suo legittimo monopolio.

Recita infatti l’articolo 7 della direttiva 2008/95, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa»:

«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso»[1].

Poiché la direttiva 2008/95 (e quindi la direttiva 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio che la sostituirà) deve essere interpretata alla luce delle norme del trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci e, segnatamente, dell’articolo 36 TFUE (sentenze dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb et al., C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93), ne discende che gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti del marchio vanno quindi bilanciati con quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

In tale prospettiva, occorre chiedersi allora quanto estensivamente possa essere interpretato l’art. 7 della direttiva assumendo un significato più orientato alla tutela del consumatore piuttosto che alle esigenze monopoliste del titolare del marchio.

Il caso.

Il marchio Schweppes in Europa (i.e.: negli Stati membri dell’Unione europea e nello Spazio economico europeo – SEE) appartiene a soggetti riconducibili a due operatori: da un lato l’originale titolare, la Schweppes International Ltd. (controllata dalla Orangina Schweppes Holding BV, società dei Paesi Bassi – d’ora innanzi anche solo Schweppes), dall’altro la Coca-Cola che acquistò il marchio dalla Schweppes limitatamente ad alcuni paesi nel 1999.

La mappa sottostante mostra in colore scuro i Paesi in cui il marchio Schweppes è di titolarità della Coca-Cola e, in colore chiaro, i Paesi in cui il marchio è di titolarità della Schweppes International.

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Come si vede, in Spagna il marchio appartiene alla Schweppes International, mentre in UK appartiene alla Coca-Cola.

Il 29 maggio 2014, la Schweppes ha proposto un’azione per contraffazione in Spagna nei confronti della Red Paralela SL, importatrice delle bottigliette di acqua tonica a marchio Schweppes provenienti dal Regno Unito e legittimamente prodotte in quel Paese dalla Coca-Cola.

La Schweppes ritiene, infatti, che tale commercializzazione in Spagna sarebbe illecita, in quanto dette bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso (come richiederebbe l’art. 7 della direttiva 2008/95), bensì dalla Coca-Cola, la quale, secondo la Schweppes, non avrebbe alcun rapporto economico o giuridico con il gruppo Orangina Schweppes. In tale contesto, la Schweppes sostiene che, tenuto conto dell’identità dei segni e dei prodotti per cui è causa, il consumatore non sia in grado di distinguere l’origine commerciale di tali bottiglie.

In sua difesa, la Red Paralela ha invocato l’esaurimento del diritto di marchio ritenendo che il consenso richiesto dall’art. 7 della direttiva debba anche essere inteso come consenso tacito. La Red Paralela ha ritienuto, inoltre, che sussistono incontestabilmente collegamenti giuridici ed economici tra la Coca-Cola e la Schweppes International nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» a livello globale, con effetti quindi anche in Spagna.

Ebbene, come evidenziato dall’avvocato generale ai paragrafi da 72 a 82 delle sue conclusioni, emerge che la nozione di «collegamento economico», ai sensi della direttiva, rinvia a un criterio non formale ma sostanziale.

Tenendo ciò presente, va altresì considerato che dopo la cessione di alcuni marchi dalla Schweppes alla Coca-Cola le due imprese hanno perseguito una strategia di marchio coordinata a livello mondiale, continuando di fatto a rafforzare «attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, ingenerando o incrementando confusione per il pubblico interessato circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio» (par. 40 della sentenza). Mediante una simile condotta, la Schweppes ha compromesso la funzione essenziale del proprio marchio come indicatore di origine, se non l’ha addirittura snaturata. «Conseguentemente, quest’ultima non può avvalersi della necessità di salvaguardare tale funzione al fine di opporsi all’importazione di prodotti identici contrassegnati con il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro in cui il marchio è attualmente detenuto dal suddetto terzo» (ancora par. 40 della sentenza).

Conclusioni.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte dalla Corte, l’articolo 7.1 della direttiva 2008/95, letto alla luce dell’articolo 36 TFUE, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio nazionale non può opporsi all’importazione da parte di un terzo di prodotti identici contrassegnati dal medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro laddove tale titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con il terzo importatore, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente «l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale», in tal modo ingenerando o incrementando confusione nel pubblico circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

[1] La direttiva 2008/95 è stata abrogata con effetto dal 15 gennaio 2019 dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1), entrata in vigore il 12 gennaio 2016, il cui articolo 15 corrisponde, in sostanza, all’articolo 7 della direttiva 2008/95.

 Causa C‑291/16, sentenza CGUE del 20 dicembre 2017 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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