Registrabilità del marchio “Pinocchio”: tra bugia e verità

Second Board of Appeal EU, 25 febbraio 2015, caso R 1856/2013-2 (leggi la sentenza)

La Seconda Commissione di Ricorso dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) è intervenuta recentemente, nel caso R 1856/2013-2, relativamente ad una questione che desterà sicuramente interesse nei confronti di tutti coloro che sono cresciuti guardando ed apprezzando i cartoni della Disney: la registrabilità del termine “Pinocchio” come marchio comunitario.

Nello specifico, la vicenda trae origine dall’ottenimento, nel 2006, da parte della multinazionale Disney, della registrazione del marchio “Pinocchio” per numerosi classi merceologiche (la 3, la 9, la 14, la 16, la 18, la 20, la 21, la 24, la 25, la 28, la 30 e la 41). Nel 2012, un privato (titolare di una domanda di marchio comunitario contenente, a sua volta, la parola “PINOCCHIO”, ma a carattere figurativo) aveva presentato all’UAMI domanda di nullità del marchio di Disney. Secondo l’istante, infatti, riconoscere la registrabilità come marchio della parola in questione avrebbe, di fatto, consentito la creazione di un monopolio rispetto ad un personaggio ed una storia entrati di diritto nel folclore e nella tradizione popolare probabilmente mondiale. Da ciò, secondo l’istante, se ne ricaverebbe che il marchio sarebbe volgarizzato e caduto in pubblico dominio e pertanto incapace di capacità distintiva per il consumatore finale. Ulteriore argomento, sarebbe quello secondo cui l’inserimento della parola nei dizionari, equivarrebbe di fatto ad un riconoscimento esplicito di “generalità”.

A tal riguardo, la Commissione ha osservato che, se un titolo  o un nome di un personaggio sono divenuti così noti al pubblico di riferimento al punto che quest’ultimo percepisce il marchio corrispondente come designante in via primaria la storia stessa, è altamente probabile che vi sia stata una sua volgarizzazione. A guisa di ciò, le numerose riedizioni, adattamenti e modifiche della storia sembrerebbero costituire un’ulteriore conferma di ciò.

Sulla base di questa considerazione, secondo la Commissione il marchio consistente nella parola “PINOCCHIO” sarebbe effettivamente privo di capacità distintiva in relazione, però, solo ad alcuni beni e servizi delle classi 9 (in particolare film, videogiochi, pellicole cinematografiche, supporti audio e video) 16 (libri per bambini, libri di disegni, fumetti), 28 (giocattoli e affini), 41 (parchi divertimenti e affini, produzioni teatrali, performance dal vivo) giacché i consumatori saranno indotti a pensare che questi beni e servizi si riferiscano alla storia e al personaggio di Pinocchio, non avendo il termine altro significato. Resta salva la registrazione per gli altri settori.

In conclusione, l’Ufficio ha parzialmente annullato la decisione impugnata, lasciando sopravvivere il marchio dell’appellata per tutti i prodotti e servizi non compresi nell’elenco di cui sopra.

17 aprile 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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