Quant’è buono il KitKat. Ma non in tutta Europa

Qualche tempo fa in questa rivista ci siamo occupati del curioso caso del marchio tridimensionale della famosa barretta KitKat della Nestlé che, in quel di Singapore, non aveva ottenuto tutela.

Il caso discusso nella piccola città-stato della penisola malese correva parallelo a quello già in corso nel Regno Unito. In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto che le pretese della Nestlé non meritassero accoglimento per un difetto dell’indagine demoscopica ovvero per una sottile distinzione tra marchio tridimensionale e raffigurazione bidimensionale delle barrette in questione (per dettagli, soprattutto sull’interessante questione della percezione delle forme tridimensionali, si rinvia all’approfondimento sopra citato).

Torna oggi di attualità il tema alla luce delle conclusioni depositate lo scorso 19 aprile 2018 dall’Avvocato Generale Melchior Wathelet che sottolinea l’importanza del caso per cogliere l’opportunità di chiarire la portata dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio UE, in ordine all’estensione geografica della prova che deve essere fornita per dimostrare che un marchio abbia o meno acquisito carattere distintivo successivamente all’uso che ne è stato fatto (in proposito si è persa l’occasione per fare chiarezza sul punto con le cause riunite C-363/15 P e C-364/15 P – qui – le cui parti, prima che i giudici si esprimessero, trovarono un accordo transattivo).

La Nestlé nel 2002 aveva depositato domanda di registrazione di marchio comunitario tridimensionale del “four-fingers” del prodotto KitKat. A tale domanda se era subito opposta la Mondelez UK Holdings & Services sostenendo che il segno in questione non avesse acquisito carattere distintivo.

L’EUIPO respingeva l’opposizione della Mondelez che, con ricorso proposto il 19 febbraio 2013, si rivolgeva al Tribunale dell’Unione.

Con sentenza del 15 dicembre 2016 (causa T-112/13 – qui), il round veniva aggiudicato alla Mondelez. Il giudice Europeo, infatti, annullava la decisione dell’EUIPO negando che la Nestlé avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso nell’Unione poiché tale acquisizione era stata dimostrata solo su alcuni stati membri e non su tutti.

La Nestlé ha quindi a sua volta impugnato la decisione del Tribunale innanzi alla Corte di Giustizia a cui l’AG Wathelet ha presentato le sue considerazioni.

In sostanza, in linea con le conclusioni del primo grado, l’AG ritiene che, sebbene il marchio europeo abbia un carattere unitario ex art. 1.2 del Regolamento 207/2009, nel senso che esso produce effetti su tutto il territorio dell’Unione, tale carattere non è assoluto ed è salva la contraria disposizione contenuta nel Regolamento.

Ebbene, poiché l’art. 7(1) recita “sono esclusi dalla registrazione […] i marchi privi di carattere distintivo” e aggiunge al 7(2) che “il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione”, si deve da ciò dedurre che il marchio privo di carattere distintivo su tutte le parti dell’Unione non può ottenere tutela e deve, laddove concesso, ritenersi sullo ai sensi dell’art. 52 del Regolamento (“su domanda presentata all’EUIPO o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché […] è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7″).

Questa interpretazione letterale del testo normativo, lascia senz’altro alcuni dubbi di ordine sostanziale, ma che non convincono nel merito l’AG che, evocando un’analogia piuttosto suggestiva, conclude suggerendo alla Corte di respingere le impugnazioni della Nestlé:

“[…] se la maggior parte dei pezzi del puzzle rappresentano il corpo di un cavallo, il fatto che l’unica tessera mancante per completare il puzzle sia quella della testa può avere un impatto significativo. Difatti, anche se la maggioranza delle tessere suggeriscono che il puzzle rappresenta l’immagine di un cavallo, nulla esclude che la tessera mancante rappresenti il torso di un uomo. In un caso del genere, non si tratterebbe di un cavallo ma di un centauro. È questo il rischio che pone l’esclusione selettiva di alcuni Stati membri dalle prove prodotte” (par. 83 delle conclusioni).

Conclusioni AG. Cause riunite C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P (Nestlé v. Mondelez)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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