«Problem and solution approach» nell’esame di un brevetto

Tribunale di Milano, 17 dicembre 2014 n.15057

La sentenza del Tribunale di Milano n. 15057 del 17 dicembre 2014 ha applicato e spiegato il significato del cd. metodo “problem and solution” fondamentale ai fini dell’esame circa la brevettabilità di una determinata invenzione. Va da subito precisato che questo metodo è stato mutuato dalle cd. “Guidelines for Examination” applicate dallo European Patent Office nell’esaminare le domande di brevetto (le “Guidelines EPO”).

Il metodo del “problem and solution approach”, rileva il Tribunale, viene utilizzato appunto per verificare se un’invenzione sia dotata del carattere inventivo richiesto dall’art. 48 del codice della proprietà industriale. Tale requisito è necessario per il rilascio del brevetto. In base a tale norma “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica“.

Il Tribunale ha spiegato che, secondo tale metodo, per verificare se l’invenzione implichi un’attività inventiva e sia quindi brevettabile, è necessario innanzitutto determinare la “tecnica anteriore più vicina” ( cd. “closest prior art”), “individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata”. Rispetto a tale tecnica anteriore vanno poi identificate le caratteristiche che distinguono la soluzione rivendicata nel brevetto rispetto alle altre già inventate e brevettate (c.d. “caratteristiche distintive”).

“Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” (n.d.r. cioè il problema che l’invenzione intende risolvere) risolto dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata e debbono essere individuate le competenze dell’esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata”.

Il problema che ci si pone a questo punto è il seguente: come si deve comportare l’esperto del ramo? A tale ultimo proposito, precisa il Tribunale, va utilizzato il c.d. “could – would approach“, pure mutuato dalle Guidelines EPO: “va verificato se tale combinazione di anteriorità sarebbe stata logicamente e quasi certamente compiuta dall’esperto del ramo (“would”), alla data di deposito/priorità della privativa in esame, o se l’esperto del ramo avrebbe solo potuto (“could”) compiere tale combinazione, senza in realtà avere alcuno stimolo a porla in atto”. In altre parole, ai fini della brevettabilità dell’invenzione, bisogna comprendere se l’esperto aveva un obbligo o una possibilità nel rispondere ad un problema tecnico con una determinata soluzione.

16 gennaio 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

Print Friendly

Condividi su

Potrebbe interessarti anche

Si può vincere “a mani basse” una causa di contraffazione di marchio pur quando si ha indubbiam...

Marchi e brevetti

Contraffazione di modello di scarpe, un caso esemplare. La sentenza di questa settimana, in tema ...

Marchi e brevetti

Spesso siamo tornati sulla differenza tra contraffazione di marchio e atti di concorrenza sleale com...

Marchi e brevetti