Non ti meriti l’Oscar. Le conseguenze di non costituirsi in giudizio

Si può vincere “a mani basse” una causa di contraffazione di marchio pur quando si ha indubbiamente torto?

Torniamo a distanza di qualche mese su una controversia avente ad oggetto il marchio denominativo della famosa statuetta. Con la decisione in commento, a differenza della precedente, la Accademy (ANPAS Accademy of Motion Picture Arts and Sciences) non ha avuto difficoltà a rivendicare la sua privativa e a far condannare la convenuta all’inibitoria, al pagamento delle spese di lite e al pagamento di penali in caso di riuso; la convenuta non si è infatti costituta e il Giudice non ha potuto far altro che accogliere la domanda attorea.

In proposito, va ricordato che la Corte di Cassazione a dicembre dello scorso anno ha dichiarato che il marchio «Oscar» può essere liberamente utilizzato da chiunque per volgarizzazione parziale, e cioè per decadenza in ambiti che non siano i «premi cinematografici».

Ebbene, venendo al caso in commento, il marchio «Oscar Green», utilizzato dalla convenuta Coldiretti Giovani Impresa per promuovere un concorso che premia l’innovazione in agricoltura, non rientra certamente nell’ambito di esclusiva dell’AMPAS, sicché, coerentemente con le conclusioni della Cassazione, il Giudice avrebbe potuto concludere per il rigetto della domanda. Tuttavia, non essendosi costituita la Coldiretti, e non potendo d’ufficio essere sollevata l’eccezione di volgarizzazione, il Collegio altro non ha potuto fare che condannare la convenuta.

Il giudice stesso in motivazione sembra rammaricarsi di ciò concedendo che se gli fosse stata prospettata la volgarizzazione del marchio «Oscar» avrebbe potuto pronunciarsi sul punto e l’esito del giudizio sarebbe potuto essere stato diverso.

Poco danno, si dirà, considerato che l’attrice non ha correttamente supportato la domanda risarcitoria (e di esibizione documentale) e che quindi la Coldiretti non è stata condannata al pagamento del danno (retroversione degli utili o prezzo del consenso). Ma dovrà comunque pagare oltre diecimila Euro di spese legali e, soprattutto, considerato che il concorso Oscar Green è arrivato alla sua 11° Edizione, il danno va comunque considerato in termini di avviamento perduto, senza contare che già per l’edizione in corso andrà modificata tutta la comunicazione e dovrà essere abbandonato il dominio oscargreen.it., pena il pagamento di una penale di ben 1.000 Euro al giorno.

Tribunale di Roma, 21 luglio 2017, n. 14902 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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