Non pestarmi i piedi

Contraffazione di modello di scarpe, un caso esemplare.

La sentenza di questa settimana, in tema di contraffazione di modello di scarpa e concorrenza sleale, è esemplare per chiarezza, sinteticità e completezza. Non esprime nessuna particolare novità, e tuttavia merita di essere letta per farne un riferimento da manuale di diritto industriale.

Ecco le massime contenute nella motivazione.

Il carattere individuale dei modelli ornamentali.

L’art. 31 del Codice della Proprietà Industriale (CPI, D.Lgs. 30/2005. Così anche l’art. 2593 c.c.) attribuisce a disegni e modelli la tutela brevettale se nuovi e dotati di carattere individuale. Ricorda il Tribunale che il carattere in questione va riconosciuto qualora sussista una “differenza qualificata” (rispetto a modelli e disegni preesistenti), «non limitata a dettagli irrilevanti, ma incidente sull’impressione generale suscitata dal modello». L’indirizzo seguito dal giudice, ritiene che tale presupposto sia assai meno pregnante rispetto a quello prescritto dalla normativa previgente (lo speciale ornamento) che richiedeva una vera e propria potenzialità nel far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica. Sotto il nuovo regime, invece, non si chiede tanto, infatti «l’ambito delle forme tutelabili risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica, che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale» (Trib. Milano, 23 settembre 2009).

In altri termini, la differenza qualificata, diventa tale quando non solo attira l’attenzione del consumatore, ma costituisce essa motivo di preferenza dell’acquisto. Si tenga altresì in considerazione che una piccola differenza può avere tanto più rilievo quanto più il mercato di riferimento è affollato.

Concorrenza sleale

Il giudice liquida in poche righe – rigettandola – la domanda di concorrenza sleale. L’attrice, infatti, non ha provato nessun’altra condotta oltre alla mera contraffazione del modello che, pertanto, assorbe tutte le doglianze di cui è causa.

Questo punto ha un certo rilievo, in quanto uno dei temi più discussi nel diritto industriale è proprio il confine tra contraffazione e concorrenza sleale.

Nel caso di specie, rileva in particolare la concorrenza cui fa riferimento l’art. 2598, n. 1 e 3 per cui «compie atti di concorrenza sleale chiunque 1) […]  imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; […] 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda».

Come si vede, nel punto sub 1) l’imitazione deve essere servile, cioè una continua (diacronica) o plurima (sincronica) imitazione di prodotti altrui. Tale condotta, si aggiunge alla semplice replica illegittima dei prodotti, e costituisce un’aggravante per l’effetto mirato e complessivo sull’impresa concorrente.

Quanto al punto 3), non v’è dubbio che la contraffazione del modello si debba considerare un «mezzo conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda». Ma, a meno di non voler sanzionare due volte la medesima condotta, occorre riconoscere che ciò di cui il punto 3) dell’art. 2598 c.c. non si occupa è proprio la mera contraffazione, già prevista e sanzionata dal CPI.

Responsabilità della capogruppo.

Veniamo ora al punto più caratteristico della sentenza in commento. L’imputazione della responsabilità ad altre società del medesimo gruppo della contraffattrice.

In giudizio, oltre alla società che materialmente ha compiuto l’illecito contraffattorio, è stata chiamata anche una sua consorella, ovvero una società controllata dal medesimo soggetto che detiene la partecipazione totalitaria della prima. Questa seconda convenuta si è difesa sostenendo la sua estraneità alla condotta della società collegata.

Ha osservato tuttavia il Tribunale che «in generale – secondo i criteri che governano la responsabilità civile e anche la materia della concorrenza sleale – il concorso di più soggetti nell’illecito può essere anche di natura ideativa, senza necessità di un contributo materiale nella sua concreta realizzazione, purché sussistano i requisiti di cui all’art. 2043 c.c.»

In particolare, qui può essere predicata un’ipotesi di controllo o di collegamento societario tra le due convenute, ipotesi in relazione alla quale i presupposti per l’estensione della responsabilità da una all’altra società sono meno stringenti rispetto ai criteri generali; controllo e collegamento che, ex art. 2359 c.c., comma 1, n. 3, può sussistere anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, a prescindere dalla partecipazione azionaria.

Mutuando quindi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia antitrust (soprattutto comunitaria), il Collegio ha concluso che può essere ritenuta responsabile una società terza che, pur non detenendo quote nel capitale sociale di quella che ha posto in essere l’illecito, eserciti su quella un’influenza determinante in virtù di taluni legami di natura economica e giuridica. Il presupposto, insomma, è che le due società costituiscano nei fatti un’unica entità economica, non essendo determinante l’eventuale esistenza di un collegamento proprietario.

L’unicità dell’entità economica si potrà desumere dalla sussistenza di vincoli contrattuali, o dall’esistenza di flussi informativi tra le due società, o dall’interferenza su decisioni strategiche di una sull’altra (ricavabili anche in via presuntiva), quali quelle relative alla definizione di programmi e obiettivi aziendali, alla politica degli investimenti e alla gestione delle risorse umane, anche se non riguardano direttamente la gestione commerciale (si vedano in riferimento le decisioni della Corte di Giustizia Europea: causa C-90/09, punti 37 e 38; cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P e causa C-407/08; nonché la decisione del Tribunale UE in causa T-314/01).

La conseguenza sul piano della responsabilità è dunque che l’illecito si può predicare in capo a società terze (in genere appartenenti allo stesso gruppo), e non perché sia provato secondo i principi generali dell’art. 2043 c.c. e 2598 c.c. che vi sia stato in concreto un concorso o un’istigazione nell’illecito, ma perché la condotta è riferibile ad entrambe quale unico soggetto economico.

Liquidazione del danno

L’attrice ha chiesto il danno sub specie danno emergente, lucro cessante e danno morale (rectius: danno non patrimoniale per lesione d’immagine).

Sotto il primo profilo, il Giudice ha utilizzato il criterio delle spese promozionali sostenute dall’attrice riconoscendo che una minima parte di queste sia andata effettivamente a vantaggio dei contraffattori. Gli investimenti pubblicitari sostenuti dalla parte danneggiata sono quindi stati assunti quale criterio di quantificazione del danno (Trib. Milano, Sent. n. 2632/2016; nel caso di specie la quota individuata è stata pari al 2,5%).

Quanto al lucro cessante, l’attrice aveva proposto tre diversi criteri di quantificazione: quello delle mancate vendite (considerando che ad ogni vendita del contraffattore sia corrisposta una mancata vendita del titolare), quello della giusta royalty (ovvero il prezzo del consenso) e quello della retroversione degli utili.

Il Collegio, analogamente alle precedenti decisioni, ha ritenuto di utilizzare quest’ultimo parametro,

considerato che non ogni vendita dell’operatore sleale si è necessariamente convertita in un mancato acquisto della calzatura dell’attore e che la giusta royalty può risultare scelta di quantificazione del danno non sufficientemente disincentivante per il contraffattore.

Utilizzando quindi il parametro della retroversione degli utili e considerato il numero di prodotti in contraffazione acquistati dal fornitore (e rivenduti) nonché il prezzo di rivendita, il giudice ha ritenuto che «sulla scorta di quanto usualmente accade nei casi di semplice importatore/venditore (che non subisce i costi ed i rischi della produzione) quantificare il MOL nel 30% del prezzo finale» (cfr. anche Trib. Milano, n. 2632/2016).

Quanto, infine, al danno non patrimoniale, il Collegio, riconosciuta la sua sussistenza in re ipsa, ha ritenuto di procedere ad una liquidazione in via equitativa in misura pari al 40% del danno da lucro cessante. Va notato, in proposito, che tale tipologia di danno (talvolta chiamato non proprio correttamente, danno morale) è specie di danno emergente e che la sua quantificazione separata dalle altre voci di danno, sembra essere stata individuata dal Tribunale al di là della dicotomia classica (patrimoniale/non patrimoniale), quasi ad introdurre, anche se tecnicamente non è così, un danno punitivo con finalità deterrenti e non meramente riparatorie.

Tribunale di Milano, 12 aprile 2017, n. 4180 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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