Mi stai minacciando? Quando una diffida diventa un’arma a doppio taglio

Quante volte ad un avvocato è chiesto di inviare una lettera di diffida ad un presunto contraffattore per violazione di marchio? E quante volte si è propensi ad accontentare il cliente a cuor leggero, pur sospettando che la pretesa non sia fondata, considerato che il massimo che può accadere è che il destinatario la cestini?

Ma se la diffida ha ad oggetto un marchio europeo, con conseguente intimazione a non utilizzare il segno su tutto il territorio dell’Unione, compreso il Regno Unito, le cose potrebbero farsi un po’ più complicate.

In forza dell’Articolo 21 del Trade Mark Act (UK) del 1994, chiunque riceva una diffida avente ad oggetto un marchio registrato sulla base di un titolo infondato (c.d. «groundless threat», minaccia infondata), può a sua volta agire nei confronti del diffidante per bloccare le minacce (sentenza dichiarativa) e, soprattutto, per ottenere il risarcimento del danno (sentenza di condanna)[1].

È ciò che è successo ad una società tedesca (parent company della casamadre nelle Filippine) che ha diffidato la multinazionale Nvidia Inc. con sede in USA per contraffazione del marchio «GTX» in Germania.

Dal momento che la diffida aveva ad oggetto un marchio europeo, la società statunitense diffidata ha inteso che essa potesse essere letta come una diffida per violazione del marchio nel Regno Unito, e per tale aspetto che trovasse applicazione l’art. 21 TMA. La diffidante tedesca, come tutta risposta, si è quindi vista citata in giudizio innanzi all’Alta Corte di Giustizia inglese (Chancery Division, paragonabile alle nostre sezioni specializzate in materia di impresa) per inibitoria e danni.

Il giudice investito della questione, ha tuttavia sottolineato che, come insegnano precedenti giurisprudenziali (Best Buy Co Inc and another v Worldwide Sales Corporation Espana SL Case No: HC0900448), siccome la diffida non era inequivocabilmente volta a far causa alla società americana in UK, ma più probabilmente in Germania, non trovava applicazione l’art. 21 TMA.

Va notato che, per giungere alla propria conclusione, la Corte ha dovuto analizzare nel dettaglio la lettera di diffida intepretandone il significato e la portata leggendo tra le pieghe del testo e poi compiendo una sintesi che tenesse in considerazione anche il contesto dell’iniziativa, le espressioni usate e non usate, gli allegati prodotti, ecc.. Un’operazione ermeneutica, insomma, complessa e articolata, da cui è dipeso l’accoglimento o il rigetto dalla domanda di risarcimento danni.

Anche chi scrive ha provato l’ebrezza di ricevere una minaccia di azione legale a seguito di una diffida inviata ad una società inglese. In quel caso la pretesa rivolta al contraffattore (si trattata di violazione di brevetto di marchio e modello di utilità) era chiaramente fondata; mi sono fatto quindi l’idea che, come dalle nostre parti una diffida non si neghi a nessuno, nel Regno Unito sia ormai prassi rispondere ad esse invocando l’art. 21 del TMA e minacciando il risarcimento danni. Prassi che tuttavia non lima l’effetto deterrente considerato che la responsabilità per danni conseguente alla «diffida infondata» non è limitata al titolare del marchio contraffatto, ma si estende ai suoi consulenti legali che hanno redatto la lettera (in-house o consulenti esterni che siano; si parla in tal caso perfino di criminal offence).

Tirando le fila del discorso, il caso in esame insegna che, prima di inviare diffide in tema di proprietà industriale che possano avere, anche solo di riflesso, effetti in UK, è bene fare attenzione al wording utilizzato e, semmai, chiedere un parere ad un legale inglese.

Da molto tempo al di là della Manica si sollevano voci critiche che chiedono la riforma della Section 21 del TMA e chissà se la brexit (che ancora non si sa che effetti avrà sull’efficacia dei regolamenti UE nel Regno Unito) solleverà, almeno per chi vive nel continente, dal timore di una azione di ritorno nel caso in cui si voglia diffidare un contraffattore di marchio dell’Unione europea.

 

[1] Tale previsione si estende ai marchi europei per espressa previsione della Regulation 6 dello Statutory Instrument [2006 No. 1027] «Community Trade Mark Regulations» (una sorta di regolamento attuativo, fonte secondaria nell’ordinamento UK).

 

Royal Courts of Justice nel caso Nvidia Corp. et al. vs Hardware Labs Performance Systems Inc. [Case No: HC-2016-000514] (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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