Il marchio elastico. Il caso «Legea» arriva in Cassazione

Il caso «Legea» sta occupando da anni il distretto giudiziario di Napoli con una serie di azioni legali che vedono contesa la titolarità dell’omonimo marchio tra i membri della famiglia A. e la Legea S.r.l.

Un filone di tali iniziative, ha riguardato una disputa interna alla stessa famiglia che di è conclusa già in primo grado ove il Tribunale ha stabilito in modo definitivo (pronuncia non impugnata e passata in giudicato per tale specifico aspetto) che la registrazione italiana del marchio in questione appartiene in pari quote in comunione ai membri della famiglia A.

Il Tribunale si pronunciava anche sui marchi internazionali «Legea», ma rispetto a questi il provvedimento veniva impugnato in appello e poi in Cassazione che ha chiusa la questione con la sentenza qui in commento.

Il Tribunale, nell’accertare che il marchio nazionale era in comunione, aveva dedotto che la contitolarità dovesse estendersi anche a tutti i marchi stranieri, e cioè al marchio comunitario e a quelli internazionali, applicando una sorta di automatismo, come se il bene giuridico fosse uno solo, sicché l’accertamento della sua titolarità relativamente alla registrazione in Italia fosse sufficiente a decretare la medesima titolarità in tutto il mondo.

Stessa tesi aveva abbracciato la Corte di Appello che, sviluppando il ragionamento del primo giudice, aveva adottato la tesi per cui in forza dell’art. 118 del Codice di Proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), rubricato Rivendica, esisterebbe nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto di estensione del marchio secondo il quale il titolare di un brevetto nazionale ha diritto di estendere il suo diritto in tutto il mondo, apparentemente senza termine alcuno.

I giudici del merito si sono fatti ingannare dal fatto che ai sensi dell’art. 118 se un marchio è stato registrato da persona diversa dall’avente diritto, quest’ultima può ottenere il trasferimento a suo nome della registrazione a far data dal momento del deposito. È evidente che la registrazione soggetta a trasferimento a cui la norma si riferisce non può che essere quella italiana, e solo quella. Tale disposizione, a meno di non voler scardinare l’intero sistema brevettuale mondiale e sostenere che l’Italia ha diritto di rilasciare brevetti validi anche in paesi stranieri, ha una mera portata nazionale, lasciando impregiudicata la sorte di marchi rilasciati in paesi stranieri presso le cui corti locali potrò eventualmente essere accertata la contraffazione e disporsi un cambio di titolarità.

Non è stato però dello stesso avviso il giudice territoriale che, invece, ha operato un completo capovolgimento di prospettiva per cui sarebbe sufficiente compiere una registrazione di brevetto in Italia per poi pretendere la rivendica del medesimo titolo in qualsiasi momento in tutto il mondo.

Con l’intervento del giudice di legittimità si è ripristinata la coerenza del sistema. Le Sezioni Unite, richiamando il principio di territorialità che informa il sistema delle privative industriali, ha escluso l’esistenza di un diritto di estensione, è ha ribadito che la titolarità di un marchio in ciascun paese deve essere accertata secondo le regole locali e non per rinvio all’accertamento compiuto in altra giurisdizione.

Il male inteso portato dell’art. 118 CPI è stato così ricondotto dagli Ermellini sui sicuri binari dell’ordinamento interno limitando la sua applicazione ai soli marchi nazionali.

Cass., Sez.Un., 7 giugno 2016, n. 13570 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone f.rampone@lascalaw.com

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