Marchio di forma e concorrenza sleale

Trib. Torino, ord. 23 maggio 2013 (leggi l’ordinanza);Trib. Torino, sentenza n. 24 maggio 2013 (leggi la sentenza); Trib. Torino, sentenza 13 dicembre 2013 (leggi la sentenza)

Non è sempre facile distinguere la contraffazione di marchio dalla concorrenza sleale per imitazione servile cercando, tra gli elementi caratteristici di ciascuna disciplina, le ragioni applicative dell’una o dell’altra.

Il risultato genera molti dubbi interpretativi. Del resto, la naturale embricazione dei due istituti – almeno quando l’atto di concorrenza sleale si esaurisce nell’uso fraudolento di un segno distintivo altrui –, su cui innumerevoli giudici e autori si sono pronunciati, non consente una definitiva separazione dogmatica. Quand’anche si è fatto questo tentativo (fra tutti, la nota differenza della natura delle azioni, l’una reale, per i titoli brevettuali, e l’altra personale, per le condotte anticoncorrenziali), l’effetto è stato deludente sicché, quando serve confrontarsi con le sottigliezze e le complessità del caso concreto, si assistente alla pressoché costante invocazione della doppia tutela, brevettuale e concorrenziale, senza troppi scrupoli in punta di diritto, secondo il poco pandettistico adagio per cui “du gust is megl’ che uan!”.

Del resto, alla luce delle decisioni in materia, dove si contano una gran varietà di diversi indirizzi, l’avvocato, armato di un sano pragmatismo, non deve lasciare nulla di intentato. Sarà poi il giudice a sbrogliare la matassa (da mihi factum, dabo tibi ius).

Con i tre provvedimenti in commento, il Tribunale di Torino ha affrontato altrettanti casi di contraffazione di marchio e concorrenza sleale per imitazione servile tracciando la linea di confine delle due tutele.

Ebbene, con la prima ordinanza (ex art. 129 e 131 CPI e 700 c.p.c.) il Tribunale ha dato ragione alla Bahlesn (l’industria dolciaria tedesca) che lamentava l’imitazione delle sue famose tortine al cioccolato Tam-Tam da parte di un produttore locale. Il giudice della procedura cautelare ha riconosciuto nella suddetta tortina la sussistenza dei requisiti del marchio tridimensionale di fatto, in quanto costituito da una forma arbitraria (non necessitata dal prodotto in sé o dal processo di produzione), non consueta (originale rispetto ad altri prodotti comparabili) e presente sul mercato da molto tempo su tutto il territorio (e quindi maggiormente idonea a dotarsi di carattere distintivo). Sulla base di ciò, senza fare mai alcun riferimento alla concorrenza sleale, ma presupponendola tra le righe, ha accolto la domanda della ricorrente, quasi che l’utilizzo di un marchio tridimensionale di fatto costituisca un diritto di privativa in capo al suo titolare. C’è da dire, invero, che la Bahlsen lamentava anche la contraffazione del proprio marchio registrato (il bidimensionale Tam-Tam), ed è in considerazione di questo aspetto che l’ordinanza può dirsi nel suo complesso esente da vizi.

Con il secondo provvedimento (sentenza del 24 maggio 2013), il Tribunale ha dato ragione alla Superga che lamentava l’imitazione della sua famosa scarpa di tela, divenuta modello classico dell’azienda, da parte di una serie di società tutte coinvolte, a vari livelli della catena produttivo-distributiva, nella commercializzazione delle scarpe a marchio “Original Marines”. In questo caso il giudice, pur riconoscendo che le scarpe in sé costituivano marchi di forma, ravvisata tuttavia l’assenza di un titolo di proprietà industriale su di esse (marchio registrato), non ha potuto che concludere correttamente per una declaratoria di concorrenza sleale per imitazione servile inibendo e condannando le convenute.

Infine, nell’ultimo caso qui commentato (sentenza del 13 dicembre 2013), il giudice, chiamato a pronunciarsi su una ipotesi di contraffazione del marchio “Robe di Kappa” e di concorrenza sleale connessa alla commercializzazione dei prodotti contraffatti, ha chiarito che, benché in linea generale l’azione reale di contraffazione fondata su una privativa può senz’altro essere esercitata congiuntamente all’azione di tipo obbligatorio finalizzata alla repressione degli atti di concorrenza, occorre che ricorrano autonomi presupposti di entrambe le azioni. Nel caso di specie, il Tribunale non ha riconosciuto la concorrenza sleale in quanto parte attrice, anziché riproporre i medesimi motivi per cui trovava accolta la domanda di contraffazione, avrebbe dovuto allegare e provare che le convenute, oltre ad avvalersi degli illeciti vantaggi conseguenti dall’uso di marchi contraffatti, avevano posto in essere ulteriori condotte confusorie per indurre il pubblico in errore circa la reale provenienza dei prodotti. In assenza di tali indicazioni le domande di concorrenza sleale basate sulla medesima condotta che integra contraffazione ex art. 20 c.p.i., costituisce un inammissibile duplicazione di domande basate sui medesimi fatti e per questo inidonee a conseguire un accertamento o un bene della vita diverso da quelli conseguibili attraverso la correlata azione di contraffazione.

28 novembre 2014

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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