L’eleganza si tinge di rosso

Il 21 marzo 2016 la Louboutin SAS ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un c.d. “preliminary ruling” per accertare se la suola delle scarpe da lei prodotte possa considerarsi un marchio.

In particolare la domanda è stata posta nei seguenti termini: “Se la nozione di forma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1e, punto iii, della direttiva 2008/95/CE (nelle versioni tedesca, inglese e francese rispettivamente «Form», «shape» e «forme») sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore”.

Va sottolineato che ai sensi dell’art. 3(1)(e)(iii) della Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata),

“Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli […] i segni costituiti esclusivamente […] dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

L’intento del legislatore è dichiaratamente quello di evitare che si conferisca la protezione perpetua accordata ai marchi, anche a titoli di diversa natura come disegni e modelli che hanno invece durata limitata.

All’inizio del 2016 è tuttavia entrata in vigore la Direttiva (UE) 2015/2436 (sebbene per alcuni effetti l’applicazione sia differita al 15 gennaio 2019) che, con l’intento di fare chiarezza in materia di marchi, ha modificato la precedente Direttiva 2008/95/CE, e in particolar modo proprio l’art. art. 3.1.e).iii), con una aggiunta minima, ma significativa. La nuova formulazione (ora art. 4(1)(e)(iii)) così recita (in grassetto la parte aggiunta):

“Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli […] i segni costituiti esclusivamente […] dalla forma, o altra caratteristica, dei prodotti, che dà un valore sostanziale al prodotto”.

Tale modifica non pare abbia influito più di tanto nell’opinione rilasciata dall’Avvocato Generale Szpunar Maciej il quale ritiene che un colore non possa essere adottato come marchio se non in relazione ad una determinata forma e che la combinazione di forma e colore conferisca, nel caso concreto, “valore sostanziale del prodotto” (qui). Secondo l’AG, quindi, sebbene la modifica della nuova Direttiva non sia discriminante per determinare la validità o meno di un marchio, resta il fatto che la suola delle scarpe Louboutin conferisce valore sostanziale del prodotto, decretandone l’invalidità/non registrabilità.

Il tema è assai più delicato di quel che si pensi. Comprendere esattamente cosa s’intenda per «valore sostanziale del prodotto» e, quindi, la portata dell’art. 4(1)(e)(iii) della nuova Direttiva, può risultare decisivo per numerose aziende in cerca di tutele monopolistiche.

La decisione ora spetta alla Grande Sezione della CGUE (una sorta di Sezioni Unite nostrana) a cui è stata riassegnata la causa.

A mio avviso, non c’è dubbio che la suola rossa richiami nella percezione del pubblico le scarpe a marchio Christian Louboutin (e non un modello di scarpe in particolare). Non si tratta peraltro di caratteristica dettata da proprietà intrinseche del prodotto, né connessa a funzioni o forme necessitate. È piuttosto un motivo ricorrente che ha pregio estetico e non meramente evocativo dell’origine del prodotto che contraddistingue. Non posso fare a meno di pensare che per tale ragione la suola in questione dovrebbe ricadere nella più contenuta tutela del disegno e modello.

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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