L’avvocato che perse il nome

Uno studio legale può continuare ad usare il nome di un ex partner come componente del suo brand?La questione è stata oggetto di un provvedimento d’urgenza (summary judgment) presso la IP Entrerprise Court del Regno Unito. Benché si tratti di una causa regolata ovviamente dalla legge inglese, essa è comunque interessante per i rilievi concettuali sottesi alla decisione che, con le dovute cautele, posso essere estesi anche al nostro ordinamento.

Il caso riguarda una avvocatessa, Juthika Bhayani Esq., il cui nome è stato registrato dallo studio legale di cui era socia, Taylor Bracewell LLP.  Benché Ms Bhayani nel 2014 abbia lasciato lo studio Taylor Bracewell (solo qualche mese dopo la registrazione del marchio), quest’ultimo ha continuato ad utilizzare il suo nome presentando al pubblico i servizi professionali di consulenza in diritto del lavoro sotto il segno «Bhayani Bracewell». Aperto un proprio studio legale, Ms. Bhayani si è rivolta alla Corte inglese chiedendo che fosse accertato che l’uso del nome «Bhayani» da parte dello studio legale Taylor Bracewell è ingannevole in quanto induce il pubblico a ritenere che lo studio si avvalga ancora della collaborazione della reclamante.

Lo studio Taylor Bracewell si è difeso sostenendo che di essere legittimo titolare del marchio «Bhayani» e che l’avviamento dello stesso, ovvero il valore evocativo che ha maturato in forza dell’uso e dei servizi resi, spetta allo studio dove Ms. Bhayani ha lavorato, maturato clientela e capacità professionale, e quindi il conseguente accreditamento come professionista esperto del proprio settore.La Corte inglese, dando ragione allo studio Taylor Bracewell, ha sottolineato che il valore attrattivo di un marchio corrispondente ad un nome non equivale alla reputazione che quel nome ha sul mercato. In altri termini, il fatto che Ms. Bhayani sia una professionista affermata, non implica che lei abbia diritto all’uso esclusivo del suo nome se questo ha ottenuto prestigio in forza dei servizi prestati nell’ambito di una associazione professionale che quel nome ha promosso e al quale ha procurato clientela.

Come fa notare il sito IPKat, che proprio oggi commenta questa decisione, il giudice non ha forse considerato altri casi analoghi in cui – diversamente – è stato riconosciuto che un impiegato può anche generare valore connesso al suo nome per capacità proprie e non tanto perché il datore di lavoro “investe” su di lui. Insomma, che il diritto d’uso del nome in ambito commerciale possa rimanere in capo all’azienda per cui si è lavorato, dovrebbe essere circostanza da valutare con estrema attenzione rinviando ad una analisi approfondita del caso concreto, poco conciliabile con un summary judgment.

Al di là dei risvolti giuridici, questo caso è tuttavia interessante per due aspetti. Il primo è la prospettiva strettamente patrimoniale entro la quale si può inquadrare il diritto al nome, sul quale si può perdere in parte il controllo quando esso acquista notorietà (valore) nell’ambito dei servizi resi da un’impresa.

Il secondo aspetto, conseguenza del primo, è la cautela da adottare, in particolare nei Paesi di Common Law, in tema di tutela del nome: mai farlo registrare come marchio a terzi, ma semmai provvedere direttamente e poi concedere licenza.

Juthika Bhayani & Bhayani Law Limited vs. Taylor Bracewell LLP; Case No: IP-2016-000016 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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