KitKat a Singapore

Si riporta questa settimana una interessante pronuncia della Corte di Appello di Singapore che nega, come già accaduto nel Regno Unito (Case No: CH/2014/0392, CH/2013/0394) la registrabilità come marchio di forma delle famose barrette di cioccolata KitKat.

Ciò che più rileva nella decisione in commento, sono le motivazioni in ordine alla carenza di carattere distintivo del prodotto dolciario con particolare riferimento al suo packaging nonché per l’assimilabilità delle riflessioni del giudice singaporiano al nostro ordinamento europeo (ovvero agli artt. 3(1)(b), 3(1)(e)(i) e (ii) e 3(3) della Direttiva 2008/95/EC e ai corrispondenti artt. 7(1)(b), 7(1)(e)(i) e (ii) e 7(3) del Regolamento del marchio Europeo 207/2009/EC).

La questione del carattere distintivo delle famose barrette di cioccolata non è nuova. Con articolata pronuncia della High Court of Justice (Chancery DivisionIntellectual Property) di gennaio 2016 sopra richiamata, il Giudice Richard Arnold si è già espresso sul punto con decisione che ha fatto molto discutere. Con essa si escludeva che le forma “two-fingers” e “four fingers” fossero assurte a marchio in quanto la Nestlé non era riuscita a dimostrare l’acquisto del carattere distintivo per l’intenso uso fatto sul mercato.

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Cavallo di battaglia della Nestlé, infatti, è sempre stata la circostanza che il KitKat è un prodotto fortemente caratterizzato dalla tipica forma a barretta e che ciò, addirittura, conferirebbe alla forma i caratteri del segno distintivo, ovvero di un indicatore di origine del prodotto da una determinata e specifica azienda. La Nestlé, appunto.

Il Giudice Arnold, tuttavia, ha messo in dubbio tale assunto, e ha rimesso una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché si pronunciasse sulla portata dell’art. 3(3) della Direttiva 2008/95/CE nel senso di chiarire in che modo si debba dimostrare il carattere distintivo acquisito di un marchio.

Invero la domanda posta dal giudice inglese era piuttosto sottile (e per molti non del tutto chiara)[1], ma, per quel che qui rileva, basta ricordare che la CGUE ha stabilito che «al fine della registrazione, il richiedente deve fornire la prova che solo detto marchio, rispetto ad altri marchi eventualmente presenti, è indicativo dell’origine dei prodotti come provenienti da una determinata impresa» (causa C‑215/14, sentenza del 16 settembre 2015, §§ da 64 a 66; qui si possono leggere le conclusioni dell’Avvocato Generale Melchior Wathelet dell’11 giugno 2015).

Ebbene, siccome l’indagine demoscopia costituente la prova fornita dalla Nestlé era stata condotta mostrando le barrette originari, recanti sul dorso il marchio «KitKat», il giudice ha ritenuto che la Nestlé non avesse superato il test della Corte e, quindi, non aveva dimostrato che la forma in sé fosse distintiva (ovvero, avesse acquisto carattere distintivo in forza dell’uso fatto e che quindi fosse in grado di evocare la propria azienda nella percezione del pubblico pur in assenza di altri marchi come «Nestlé» e «KitKat»). Ma anche laddove al campione era stata mostrata la barretta senza altri segni, il giudice Arnold non ha ritenuto provato alcunché: solo perché la maggior parte delle persone intervistate era stata in grado di nominare il marchio «KitKat» alla vista delle barrette, ciò non prova che essi abbiano percepito la forma come esclusiva e attendibile indicatrice di origine dei prodotti.

Tornando a Singapore, il giudice, ripercorrendo in parte gli ampi dibattiti già sollevati nel Vecchio Continente ha anche lui ritenuto non tutelabile come marchio di forma le barrette Nestlé sulla scorta di diverse considerazioni, autonome e convergenti. In estrema sintesi, queste le motivazioni:

  1. – le forme in questione non hanno un intrinseco carattere distintivo né possono assumerlo con l’uso in quanto la forma di un prodotto dolciario di per sé non è percepita dal mercato di riferimento come idonea conferire distintività e, quindi, indirizzare le scelte di consumo;
  2. – non è stata fornita prova sufficiente che le forme in sé, dissociate dal marchio denominativo «KitKat» o «Nestlé», costituiscano nella percezione del pubblico un indicatore di origine del prodotto (anche il campione di consumatori scelto per l’indagine non era “di riferimento” – ovvero consumatori abituali di prodotti simili –, ma era troppo generico);
  3. – le barrette non sono registrabili in quanto hanno una forma necessitata dal risultato tecnico (quello di consentire la facile separazione le une dalle altre a mezzo delle scanalature);
  4. – le forme in questione non posso acquisire carattere distintivo in forza dell’uso fattone in quanto esse non sono state oggetto d’uso in Singapore come marchio poiché vendute avvolte nella confezione; il pubblico ha pertanto percepito solo la raffigurazione bidimensionale sulla confezione riproducente la forma, giammai la forma in sé.

Interessante è quest’ultima motivazione (peraltro già utilizzata anche dalla Corte inglese). L’essere umano percepisce le forme del mondo reale sempre in modo bidimensionale come proiezione di un’immagine sulla retina. L’attribuzione di profondità è per lo più una elaborazione incosciente della corteccia visiva, facile da ingannare, come dimostrano le illusioni ottiche, i giochi di prestigio e le inesplicabili incongruenze di alcune opere d’arte (quelle di M.C. Escher tra tutti). Sostenere quindi che il marchio tridimensionale non è stato oggetto d’uso in quanto solo raffigurato su superficie bidimensionale, non è corretto. È del tutto evidente che il pubblico ha sempre percepito l’immagine delle barrette come forma a tre dimensioni conferendo ad essa a livello inconscio profondità per via del gioco d’ombre, della prospettiva e dell’associazione con elementi di riferimento spaziale e dimensionale (le mani, per esempio).

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Quanto agli altri punti, si basano per lo più sulle modalità di conduzione delle indagini demoscopiche e sul loro esito e quindi non c’è motivo di credere che la saga KitKat sia finita qui. La Nestlé conduce indagini di mercato a ciclo continuo e le future saranno certamente progettate ed eseguite in modo conforme alle indicazioni dei giudici.

Intanto una casa è certa, il KitKat ha lo stesso sapore a Londra e a Singapore.

[1] Il giudice Arnold ha chiesto alla CGUE se «sia sufficiente, per il richiedente la registrazione, dimostrare che, alla data pertinente, una percentuale significativa degli ambienti interessati riconosce il marchio e lo associa al prodotto del richiedente nel senso che, se dovesse individuare chi ha commercializzato il prodotto recante tale marchio, identificherebbe il richiedente; oppure se il richiedente debba dimostrare che una percentuale significativa degli ambienti interessati fa affidamento sul marchio (anziché su altri marchi eventualmente presenti) in quanto indicativo della provenienza del prodotto».

Singapore Court of Appeal; Societe Des Produits Nestlé SA et al. Vs. Petra Foods Limited et al. [2016] SGCA 64 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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