Importazioni parallele e onere della prova

Trib. di Milano – Sez. Specializzata in materia di Impresa – 3 febbraio 2015, n. 1409

Il Tribunale di Milano con la sentenza del 3 febbraio 2015 n 1409, si è interessata a profili di particolare rilevanza in materia di contraffazione di marchi e importazioni parallele.

Nello specifico, la causa vedeva opposte la filiale italiana di un famoso produttore di calzature americano, licenziataria e distributrice esclusiva per l’Italia dei marchi di questi, e alcuni rivenditori che lamentavano che la prima avesse importato e venduto sia calzature con marchio contraffatto, sia calzature originali ma non destinate al mercato europeo dal titolare del marchio, senza autorizzazione di quest’ultimo. Tali illeciti sarebbero stati provati da parte attrice (i rivenditori) mediante il provvedimento di descrizione che consiste in un provvedimento che si può ottenere a scopo cautelare prima del giudizio proprio ai fini probatori.

Il Tribunale ha, in sostanza, riconosciuto le ragioni dell’attrice. Quanto alla vendita di calzature a marchio contraffatto, i giudici hanno applicato l’insegnamento di Cass. n. 14892/2009, secondo cui l’onere della prova incombente sull’attore, titolare del marchio o licenziatario, è da ritenersi soddisfatto ove si documenti la commercializzazione da parte del convenuto di prodotti recanti marchi identici ai propri, mentre spetta alla parte convenuta provare l’originalità del prodotto, documentando il legittimo acquisto da soggetto facente parte della catena distributiva del titolare del marchio. Tale onere non era stato assolto dalla convenuta italiana e dai terzi chiamati, suoi fornitori stranieri, che non avevano documentato tale originalità e acquisto.

Con riguardo alle calzature originali di importazione parallela, la convenuta aveva invocato, com’è tipico in controversie di questo tipo, il principio dell'”esaurimento” dei diritti di marchio, secondo il quale merci immesse nello Spazio Economico Europeo (costituito dall’insieme dei Paesi dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) dal titolare o con il suo consenso possono essere liberamente fatte circolare da terzi all’interno di quel mercato. Anche in questo caso, però, il Tribunale ha ritenuto che le regole sull’onere probatorio (conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE tra l’altro nei casi Van Doren e Zino Davidoff) giocassero a sfavore della convenuta: mentre, infatti, l’attrice aveva dimostrato, anche grazie ai codici di riferimento presenti nella parte interna della linguetta delle calzature, la provenienza e destinazione statunitense delle stesse, la convenuta non aveva provato che la loro immissione nel SEE fosse avvenuta con il consenso del titolare dei diritti di marchio.

13 febbraio 2015

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

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