Cumulo di contraffazione di marchio e concorrenza sleale

Spesso siamo tornati sulla differenza tra contraffazione di marchio e atti di concorrenza sleale compiuti con uso di nomi e segni distintivi altrui. Una differenza non sempre chiara e che è sempre oggetto di dibattito nelle aule di tribunale.

Al di là del fatto che si tratta di due azioni differenti, l’una di carattere reale e l’altra di carattere personale, sicché hanno presupposti di fatto e di diritto diversi, non v’è dubbio che il rischio di sovrapposizione delle due discipline è concreto ed praticamente sempre vero che alla domanda di contraffazione segue sempre quella di concorrenza sleale, quasi fosse un corollario di quella.

Con la decisione in commento il Tribunale di Milano torna sul tema distinguendo l’ambito applicativo delle due fattispecie: contraffazione di marchio ex art 20 lett. A c.p.i., da un lato, e concorrenza sleale parassitaria di cui all’art 2598 n. 3 c.c., dall’altro.

Proviamo in estrema sintesi ad evidenziare i caratteri peculiari delle rispettive discipline come chiariti dal giudice meneghino.

Nella contraffazione, l’interprete deve verificare sul piano oggettivo la somiglianza dei marchi, ovvero la somiglianza dei segni, la coincidenza o vicinanza dei prodotti o servizi contraddistinti e il territorio dell’esclusiva accordata con brevetto o riconosciuta con l’uso (nel caso di marchio di fatto), sicché «l’identità del segno e dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato comporta la sussistenza della contraffazione, senza che risulti neppure necessaria la prova del rischio di confusione per il pubblico» (enfasi aggiunta).

Tutt’altra operazione deve compiere il giudice nel riconoscere la concorrenza sleale, nella sua sub-specie della concorrenza parassitaria, dove rilevato innanzitutto i presupposto dell’esistenza di un rapporto concorrenziale tra le parti (sia essa orizzontale o verticale), l’accertamento cala sul piano concreto, fattuale, per cui, prescindendo dall’analisi astratta dei marchi, si deve accertare l’esistenza o meno di una condotta parassitaria (lato del concorrente) e l’effettiva confusione ingenerata nel pubblico. Rileva quindi non solo il profilo soggettivo del convenuto, ma anche il compimento di atti inequivocabilmente parassitari, ovvero idonei ad ingannare il pubblico e tali per cui l’imitatore si pone sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La “concorrenza parassitaria” si realizza quindi in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, e valutati nel loro insieme, costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente, che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti imitativi possono concretamente manifestarsi sia in un unico momento (concorrenza parassitaria di tipo sincronico), sia attraverso una condotta distribuita nel tempo (concorrenza parassitaria di tipo diacronico), come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass, n. 13423/2004).

Nel caso di specie, è stato sufficientemente accertato, per quanto possibile in fase cautelare, il cumulo di ambedue le condotte illecite di contraffazione e concorrenza sleale. Infatti, non solo è stata fornita la prova dell’uso da parte della Trade Direct (convenuta) dell’identico marchio per la medesima tipologia di prodotti della reclamante, ma, altresì, è stata accertata «la ripresa dei medesimi elementi decorativi nei prodotti, nonché delle medesime immagini pubblicitarie e, ancora, delle medesime modalità di promozione pubblicitaria volte, per la loro identità o per la costante e implicita (se non addirittura, esplicita) associazione, a forme di agganciamento parassitario con l’attività e l’impresa della ricorrente Chapter 4».

Trib. Milano, ordinanza del 20 aprile 2017

Francesco Ramponef.rampone@lascalaw.com

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