Il calciatore bugiardo. Un orginale caso di contraffazione non confusoria

In questa rubrica, quindici giorni fa, abbiamo accennato alla lunga disputa giudiziaria che da anni, su più fronti, si sta consumando intorno allo storico brand di abbigliamento sportivo «Legea» e abbiamo segnalato una articolata sentenza di cassazione che si è pronunciata sull’esistenza di un presunto diritto di “estensione del marchio” in stati esteri e sulla corretta applicazione dell’art. 118 CPI (qui).

Oggi diamo conto di una nuova decisione tra le medesime parti che affronta un particolarissimo caso di contraffazione di marchio.

Come ricorderà chi ha letto il precedente contributo sopra richiamato, i membri della famiglia A., sia attraverso iniziative personali in qualità di contitolari del marchio, sia attraverso iniziative proposte dalla Legea S.r.l., di cui sono soci di maggioranza, stanno contendendo il segno al loro parente G., fondatore e amministratore dell’omonima azienda nei suoi anni d’oro, e poi estromesso a colpi di maggioranza.

L’ultima iniziativa della famiglia A. e della Legea S.r.l. in ordine di tempo ha carattere meramente commerciale. Si tratta di un’operazione di rebranding – a parere di chi scrive compiuta al solo fine di aggirare il deludente risultato processuale finora ottenuto – consistente nell’accostamento del marchio Legea ad un nuovo marchio raffigurante un calciatore in rovesciata.

rovescia

L’obiettivo finale, non dichiarato ma evidente, è stato quello di drenare valore evocativo dal marchio Legea (i cui limiti di utilizzo da parte della Legea S.r.l. sono ancora oggetto di giudizio pendente) e via via riversarlo sul marchio calciatore; marchio di indiscussa titolarità esclusiva della Legea S.r.l. e quindi non soggetto a rivendica da parte di G.

Si noti che l’utilizzo siffatto del marchio Legea e del marchio calciatore non costituisce un caso ordinario di contraffazione.

Infatti, la regola generale che definisce la contraffazione è quella di evitare che il pubblico sia indotto in inganno circa l’origine e la qualità di ciò che acquista e compia scelte di consumo consapevoli. Ma come si può adattare tale regola al caso di specie posto che il pubblico non è affatto tratto in inganno circa la provenienza e qualità di prodotti che acquista che sono pur sempre quelli della Legea S.r.l.?

D’altra parte, non può neanche disconoscersi che il marchio «Legea» subisce un danno per via dell’accostamento parassitario ad esso del marchio calciatore. Come nella legge dei vasi comunicanti, quest’ultimo si accredita sul mercato e acquista valore a discapito del marchio più noto che al contempo subisce, di converso, un effetto di diluizione.

Se l’operazione in parola potesse continuare senza ostacoli, la Legea S.r.l. otterrebbe il risultato sostanziale di appropriarsi del valore attrattivo ed evocativo del marchio, e ciò aggirando e vanificando completamente gli sforzi del distretto giudiziale partenopeo che da anni sta tentando di risolvere in punta di diritto la faida familiare.

Ebbene, il collegio, riformando la decisione resa all’esito della prima fase cautelare e facendo tesoro degli insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali (soprattutto delle corti europee), ha ricondotto il caso in commento nell’alveo della c.d. contraffazione non confusoria e ha riconosciuto la contrarietà alla legge della strategia commerciale della famiglia A. e della Legea S.r.l..

Nel fare ciò il giudice del riesame, accogliendo le istanze di inibitoria di G., ha dovuto superare considerevoli difficoltà del caso concreto (assolutamente originale nel panorama dei precedenti giurisprudenziali): in primo luogo, la circostanza per cui il contraffattore è al tempo stesso licenziatario del marchio contraffatto ma, soprattutto, la circostanza per cui il titolare del marchio (la maggioranza della famiglia A.) è intervenuto nel giudizio a favore del licenziatario contraffattore (Legea S.r.l.) con l’intento di legittimare la sua condotta!

Il calciatore bugiardo è stato smascherato. Si va ora alla conta dei danni che dovrà risarcire.

Trib. Napoli, 22 luglio 2016 (leggi l’ordinanza)

Francesco Ramponef.rampone@lascalaw.com

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