Riva vs. Riva. Globalizzazione contro tradizione, tolleranza contro coesistenza

Due orgogli nazionali si scontrano, l’industria di qualità per cui siamo noti nel mondo e l’esempio più autentico di artigianato italiano.

Sul piano del diritto, la pronuncia che qui si commenta è particolarmente interessante perché traccia meglio i confini dell’istituto di elaborazione puramente giurisprudenziale della coesistenza di lungo periodo in buona fede (o preclusione per coesistenza). Una locuzione un po’ lunga, ma che altro non vuol dire che, tra la convalidazione di marchio ex art. 28 c.p.i. e il marchio di fatto ex art. 12 c.p.i., esiste nel nostro ordinamento un altro strumento per tutelare i marchi identici o simili a quelli registrati altrui.

Sul piano del fatto, il caso è noto per via dell’attenzione mediatica che ha ricevuto a livello nazionale, amplificata da un servizio televisivo della trasmissione Le Iene andato in onda nel maggio del 2015 che, meglio di mille parole, racconta il contesto fornendo equilibrate suggestioni. Consiglio la visione.

  1. La decisione (la convalidazione)

Innanzi tutto, il giudice ha applicato al caso di specie la convalidazione di marchio ritenendo di non poter andare oltre l’interpretazione letterale desumibile dall’esame dell’art. 28 c.p.i. secondo cui il termine quinquennale di decadenza decorre dalla data in cui viene rilasciata la registrazione e non dalla data dalla quale decorrono gli effetti della registrazione, ovvero dalla data del deposito dl segno.

Ebbene, poiché l’atto di citazione della Riva/Ferretti fu notificato il 21 novembre 2014, appena un giorno prima che scadessero i cinque anni dalla registrazione del marchio del convenuto (Daniele Riva), avvenuta il 25 novembre 2009, quest’ultimo non ha potuto godere degli effetti della convalida del suo marchio.

Seppur si deve riconoscere che la giurisprudenza maggioritaria, anche comunitaria, è concorde con il Tribunale, non tutta la dottrina lo è. Per esempio, per autorevoli autori (v. G. Sena, Il diritto dei marchi, Giuffrè, 2007, 182 ss.; A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, III ed., Giuffrè, 2000, 161) i termini di per la convalidazione del marchio decorrono dalla conoscenza del marchio successivo da parte del primo registrante ovvero dalla data di deposito della domanda e non già dal successivo ottenimento della registrazione (v. G. Sena, op. cit., 185, in nota 7;).

Del resto, se per espressa disposizione generale di cui all’art. 15 c.p.i. gli effetti della registrazione risalgono alla data di deposito della domanda, non si vede perché per la convalidazione non dovrebbe valere il medesimo principio. Tanto più se si aderisce all’idea secondo cui la ratio sottesa alla norma è quella di impedire al primo titolare di rimanere inerme in modo strumentale per lungo tempo per poi sottrarre la titolarità del marchio al secondo titolare e approfittarsi degli investimenti da questo compiuti sul segno (A. Vanzetti-V. Di Cataldo, op. loc. cit.; A. Tornato, Osservazioni in tema di convalida del marchio. A proposito del caso «Camomilla», in Riv. Dir. Ind. 2002, II, 50).

  1. Dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza

In altre giurisdizioni l’istituto della convalida ha portata assai più ampia che non in Italia. In Germania, per esempio, la legge marchi estende l’operatività dell’istituto in parola anche al conflitto tra marchio precedente registrato e marchio successivo non registrato, nonché ad azioni a tutela di segni distintivi diversi dal marchio (es. ditte). La formulazione della legge tedesca poggia su una tradizione giurisprudenziale interpretativa del § 242 del codice civile (c.d. Verwirkung von Ansprüchen, ovvero decadenza dei diritti) per il quale, in via generale, il titolare del segno successivo che dimostra di aver maturato un «avviamento economicamente significativo, degno di tutela e onestamente guadagnato» può invocare la decadenza del diritto di esclusiva del primo operatore, e ciò anche prima del decorso dei cinque anni previsti dalla normativa speciale.

Anche in ordinamenti di impronta del tutto diversa da quella continentale la decadenza non è rigidamente ancorata a termini legali. Negli Stati Uniti vale il medesimo doppio binario tra disciplina speciale e generale visto in Germania. Sebbene il § 15 del Lahaman Act («Incontestability of right to use mark under certain conditions») disponga che ci debba essere stato un «uso continuativo per 5 anni dalla data di registrazione» affinché l’uso di un marchio successivo diventi incontestabile, è altresì applicabile un istituto simile al Verwirkung tedesco – lì denominato laches – che regola in via generale i casi di «irragionevole ritardo nel proporre l’azione». L’eccezione in parola viene riconosciuta qualora l’inescusabile ritardo del primo operatore comporti un pregiudizio per il convenuto che, se dovesse cambiare il proprio marchio, perderebbe per intero l’avviamento conseguito nel periodo di inerzia dell’attore. Il laches è un’eccezione di ordine generale che non incontra limitazioni relative al tipo di segni coinvolti. Così esso è stato applicato anche a conflitti tra marchi entrambi non registrati.

Sebbene nel nostro ordinamento non siano codificati istituti assimilabili Verwirkung e al laches, abbiamo oggi la preclusione per coesistenza. Vediamo meglio di che si tratta.

  1. Coesistenza di lungo periodo in buona fede (preclusione per coesistenza)

Scarta la convalidazione, il giudice ha quindi considerato un dato incontrovertibile in questa controversia, ovvero che per circa due secoli vi è stata una coesistenza assolutamente pacifica e in buona fede tra i due marchi, aggiungendo che tale circostanza non è senza rilievo per il diritto.

Già la Corte Europea di Giustizia nel 2011 (procedimento C–482/09) ha stabilito che:

«il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa quando, in circostanze come quelle della causa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi» (sottolineatura aggiunta).

Il giudice del Lussemburgo ha ragionato in termini di finalità della legge e tutela del bene giuridico protetto domandandosi se avesse senso garantire un’esclusiva in assenza di una confusione in concreto tra prodotti, produttori e marchi, giungendo a risposta negativa.

In applicazione del principio espresso, il giudice del rinvio (Court of Appeal of England and Wales) ha riconosciuto un diritto di coesistenza dei marchi registrati in capo ad ambo le parti del giudizio ravvisando che vi fosse stato un lungo periodo di onesto uso concorrente dei due marchi tale da impedire che vi fosse «alcun effetto negativo sulla funzione essenziale del marchio, ovvero quella di garantire ai consumatori l’origine dei prodotti e servizi». Da notare che nel caso rimesso alla valutazione del giudice del Lussemburgo si trattava di «marchi d’impresa identici che designano prodotti identici».

Anche in Italia, e proprio il Tribunale di Milano, ha avuto modo di applicare le conclusioni della sentenza Budweiser già molte volte (cfr. sentenze n. 2077/2016, n. 3320/2016, n. 8287/2017). Si tratta pertanto di un istituto destinato ad allargare la rigida interpretazione dell’art. 28 c.p.i..

Così, anche il nostro ordinamento prevede almeno un’altra ipotesi di coesistenza ex lege di marchi identici germogliata al di fuori dell’alveo dell’istituto della convalidazione (altrimenti detta preclusione per tolleranza) e del marchio di fatto: la preclusione per coesistenza.

Tribunale di Milano, 12 ottobre 2018, n. 10250 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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